在尽职调查中,知识产权尽调出现在很多场景,不同场景下知识产权尽调的目的从宏观上讲基本相同,主要有两方面:一是厘清知识产权状况,二是分析知识产权风险。但是不同场景下尽职调查的范围、重点、难点则有很大差异。本次培训旨在通过对知识产权尽职调查的介绍,帮助大家做到准确掌握尽职调查的目的,清晰界定尽职调查的范围,有效开展尽职调查工作。
课程大纲:
知识产权尽职调查的场景、范围、内容
知识产权尽职调查的工具、方法
知识产权尽职调查案例分享
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授课讲师:吕成伟
适宜人群:企业IPR,服务机构IP从业者,企业法务,企业高管,对知产诉讼感兴趣者
开班时间:2017.12.28~2018.2.28
课程内容:专利诉讼的整体策略、知产刑事案件综述、专利侵权诉讼中的技术比对、知产诉讼之原告被告应对策略,知产诉讼中如何取证等
1、王老师,发明专利的实质审查,可以自己选择公开时间吗?我不想在申请的时候就公开,想在规定公开之前的任意时间公开,可以吗?
王桂香:发明专利实质审查,公开时间实际上我们申请的时候是不会公开的,但是在过了一定时间之后去公开,如果我们自己进行选择,我们是可以申请提前公开的,就是这样的一个解答,当然了,提前公开的话,也要看具体的公开时间,不是说我们想选择在什么时候公开,就会在什么时候公开。
2、现在商业模式的发明专利,是否纯软件操作方式来解决一个新的问题或方案,是否也可以申请发明专利?
王桂香:坦诚地说,这个专利申请文件确实好久不做了,但是可能这个问题有可能解答不一定那么准确,我只能按我个人的理解来说,我自己主要还是在撰写方法上,如果是做一些处理的话,这是可以去这么做的,因为之前包括我曾经在这个企业里边做这个通讯相关的专利的时候,实际上也是做这样相应的处理去申请专利的。
3、王老师,发明专利或实用新型专利,我的必要的技术特征比如是A——B的流程,如果对方申请是时候,采用A——C——B,这样侵权吗?另外对方这个C,是否需要是必要技术特征有关呢? 我的在非必要技术特征里面才有C,是作为从属专利要求的。
王桂香:第三个问题,这个应该就是发明专利,因为实用新型专利是不涉及到流程和方法的,必要技术特征是A和B这两个步骤,如果对方申请的时候采用的是A到C,再到B,这样是否侵权,然后你说另外对方的这个C,实际上在你的非必要技术特征里边有,作为从属专利要求的,是这样,我认为如果说这样理解下来,你的专利本身独权中必要技术特征是A到B,从属权利要求是A到C到B,实际上已经涵盖了对方申请的专利内容,那么这个时候对方申请专利,首先他是否能够获得授权,这是一个问题,因为可能你前边的这个专利是直接新颖性就影响到了。另外一个,对方如果是使用A到C到B,实际上也是会构成侵权的,因为在你的从属权利要求里边,已经把这个方案给涵盖到了。
4、王老师,过了司考和专利代理人的法律硕士,做知识产权律师应该提高自己哪方面的能力,才能去到较好的律所?
王桂香:第四个问题,这是关于职业规划自方面的,做知识产权律师应该提高自己哪方面的能力,才能去较好的律所?首先过了司考和专利代理人,整个的知识背景是很好的,然后我们再说对这样一个知识背景,对任何一个教育背景都一样,法律硕士也好,法学硕士也好,毕业之后有基本知识到律师,其实这之间还有很漫长一个过程。那么想去较好的律所,或者我们说的红圈所的话,应该说外语不仅要很好,因为它涉外业务的量占的比较大,所以你的外语要比较好,而且其他方面的,应该说综合的,我认为有很多的软实力是很重要的,比如说你的逻辑分析能力,还有包括沟通协调能力,以及本身工作的压力也是非常大,所以各方面的综合能力是律所非常看重的。整体来讲的话,去这种律所确实是比较困难的,有了这个背景以后,再把外语加强一下,如果说有海外留学的这个背景会更好。
5、请问王老师,风险量化这部分,如何来判断风险的形式
王桂香:刚才说的这个风险的形式会体现出几种,比如说是诉讼,还有行政执法,还有展会或者海关查扣等等,怎么判断?我举个例子来说,比如说以商标为例,商标这块如果是国外的一个企业的话,一般来讲,如果涉及到进出口,这几个如果都成立的话,海关会是一个重点。我再举一个例子,还有看这个企业,这个权利人本身维权的一个记录和习惯,比如说他已经跟工商这块有很好的一个沟通的话,他去采取这种工商执法的可能性也是非常高的。再举一个例子,我们目前再去接触,再做的一个医疗器械方面的,这个医疗器械方面的专利权人想去维权的时候,发现想去购买这个侵权产品很难,因为它不能以自己的身份去购买,其他身份购买的话,有需要相应的医疗方面的一些资质的,这个本身是很难符合的一个条件,所以这种情况下想通过购买渠道很难获得这个产品,这时候他怎么做呢?重点关注展会执法,也就是通过展会执法,实际上目前三个展会已经都能够去对对方的这个侵权行为,至少是允诺销售行为进行了一个固定。所以说要去结合本身的,特别是对方权利人的维权习惯,以及他可能维权的各个途径的性价比去考虑一下,有可能产生哪种风险形式。当然,我相信这一点主要是凭借这个经验来去分析和判断。
6、不是说员工入职与离职的时候要进行知识产权尽调么。企业自身的尽调与第三方的尽调除了也许更专业或者心理上更安慰之外,还有何区别。
王桂香:第六个问题,这个要说明一下,我不太清楚员工离职和入职的时候知识产权尽调,这应该做一些相关的调查,这个是涉及到员工的入职管理和离职管理,比如说入职的时候可能要考虑一下,他之前前一家企业在哪里,然后以及让他出一个承诺,或者说有个告知,告知他们在新的岗位上不要用到前一家的商业秘密,离职的时候,重点关注的是他会不会侵犯到你的商业秘密,所以可能相应要做出一些经营限制的安排,做保密的一个承诺,所以入职和离职做的事情是不一样的,但入职再补充一点,也要做一些相关的新员工培训,把保密培训也要用到新员工培训里边,而且甚至说做的更好就是让员工来签字,说明他已经参加过这个培训,他知道企业保密的一些相关要求。
那么企业自身的尽调和第三方尽调,这个区别,我想有些企业的话,它自身的法务团队可以做到很专业,这个时候没有必要说一定要请第三方,除非是有些项目必须有一个相对来说更加中立的第三方的时候,目前来讲的话,应该说主要还是取决于这个企业自身法务的能力和法务的时间。
7、谢谢王老师的专业分享,请问由于许可,质押不是强制性登记,那如何调查核实知识产权是否有权利瑕疵(如质押,担保)?
王桂香:第七个问题,由于许可,质押不是强制性的登记,那么如何核查知识产权是否有权利的瑕疵,这个质押是可以查到的,专利的这个质押信息是可以查到的。我们还要通过协议去看一下,会有一些相关的协议体现出来的。
8、商业秘密对于销售部门来说都有哪些?
王桂香:第八个问题,销售部门是这样子,因为我们知道销售部门一个是产品的价格,还有一个产品的成本,还有一些销售的渠道。如果说,通常来讲单个的信息很难作为一个经营秘密来保护,但是还有客户的名单,但当这些信息是一个很大量的,并且客户名单里面也加入了很多客户销售的购买习惯,甚至说购买时间等等,这些更多详细信息的时候,实际上这些都是商业秘密的内容,这些商业秘密的内容,对于销售部门来讲,是需要去考虑、去保护的。
9、老师,如果入职时有告知员工不要用到前公司的技术内容,如果出现您分享的那个案例,公司的责任就可以免除吗?
王桂香:这不是当然免除的,因为告知应该说是企业的商业秘密管理中的一个环节,或者员工管理中的一个环节,但是不是必然免除的,还是要去考虑实际中是否也有用到。如果说这个员工本身已经收到这个告知,然后他在自己后续工作中去使用前一家企业的商业秘密的时候,做的没有任何痕迹,也没有很能看出来它是属于前一家的商业秘密的话,这个时候对于企业来讲,对于现在的雇主来讲,他应该说不存在这种故意的情形了。
10、老师您好,我是药学硕士,通过司法考试和专利代理考试,会日语,英语也较好,但没有法学教育背景,想进律所是不是没有机会呢?可以通过做专利代理人,再转做专利律师吗?
王桂香:这个问题也是关于职业发展的,首先这个背景是非常好的,无论是专业也好,还是说通过的这个职业证以及语言,都非常好。我想直接进律所的话,要看进什么律所,这个不确定,但是可以考虑一下做一两年的专利代理人,然后再转做专利律师。因为对于专利律师来讲,如果做过前端的申请业务,甚至说在代理的时候,可以尝试着再去做一些分析,接触各种各样业务的时候,对你后期做专利律师是非常有帮助的,这是一个建议。
11、委托开发合同中,约定研发技术成果及其知识产权归属为甲乙双方共同享有,并约定乙方不得未经甲方允许技术成果及其知识产权权属输出、许可或转让。请问老师,合同未约定甲方对该技术的行使权,那甲方是否可以自由实施许可或转让相关技术或成果
王桂香:第十一个问题,这个合同下,首先是约定共同享有,然后约定乙方要经过甲方许可,所以这个约定实际上虽然对甲方本身的利益没有明确说,但实际上他应该是根据法律说,甲方肯定是有这个权利的,因为这个协议里面没有限制,而且从这个协议本身的条款的内容来看,实际上应该是乙方受限制,甲方是不受限制的。所以说甲方是可以自由实施许可,转让是不可以的,转让是一定要双方共同权利人同意才可以,许可和实施是可以的。
12、老师你好,请问离职员工泄密如何取证?
王桂香:第十二个问题,这的确是很困难的一个问题,但是首先说泄密有一个过程,他一定从公司里边拿走了信息,然后再去提供给外边的第三方,或者哪怕自己去给他公开披露等等,再有这个泄密的行为。所以企业内部一般来说,要查询一下有没有痕迹,比如说通过邮件转发、通过U盘拷贝等等,就是员工获得信息的这个过程,很多痕迹有没有,这是我们可以去取证的。但是我相信大家可能直接就会说,如果他是打印的,没有去转发,没有电子上留痕迹,可能很难找,这确实是这个问题,所以看一个企业的商业秘密管理措施做到什么程度,因为有些企业对外发邮件会监控,他会U盘拷贝去监控,他对打印不一定会监控,但是有的企业做的更好的是,我甚至打印,我都能够定期找到谁打了什么东西。所以结合自己本身企业的商业秘密保护措施,来去寻找这种线索,然后进一步进行取证。
13、项链上的坠子,想通过外观来保护,但市场上可能会有模仿,比如把圆形的镂空改为菱形镂空,那我在先的圆形镂空外观专利可能就保护不到了,怎么去维权?外观设计如何布局才能更好保护
王桂香:第十三个问题,这是一个很好的问题,包括涉及到外观设计的布局,我们目前经常说的专利布局,怎么才能够更有效,因为单独的一项专利,应该说保护的力度是有限的,更希望的是通过一个专利组合来保护,或者至少我一个专利里边有多项的独立权利要求的组合来保护。这个时候的话,就这个问题是不是保护到了,保护不到了,我没有办法去直接回答,因为仅靠这一个因素,是没有办法去判断是否会构成外观设计的专利侵权的。
外观设计如何布局才能更好保护,这一点我相信和其他专利布局的思路是一样的,一定要考虑到还有哪些可能会变形的这些方案,或者是变形的一些设计。然后把这些尽可能的都去保护到。这是关于第十三个问题。
14、第三方尽调合同责任风险
王桂香:第十四个问题,我不是特别清楚,尽调合同责任风险,这个问题不好意思,我确实不是很清楚,是指服务机构做尽职调查这样一个责任的风险,还是指什么,我们一般来说,尽职调查都会去按照我们基本的要求,比如要尽到勤勉业务,要专业的去完成这个工作等等,所以会有一些基本要求的。当然了,尽调过程中,我相信大家看尽调报告都会看到,前边律师也是有免责的一些声明的,他的前提是说,你提供的信息要是真实的,当然我们会对一些信息进行核实,但是有些没有办法核实的信息,首先要保证提供的信息是要真实的。假如说基于这个信息不真实所做出的这个判断分析是有偏差的,这种情况下,其实对于律师来讲,他是没有办法承担这个责任的。
15、企业里的保密工作该怎么做
王桂香:第十五个问题,首先说这个问题问的很好,但是这个问题问的非常大,我简单地去说一下,企业的保密工作怎么做,这也是我自己在企业工作期间去建立整个企业的商业秘密保护体系的时候,所做的一个过程。首先我们要考虑一下识别涉密信息,涉密信息识别出来之后,我们要根据涉密信息存在的载体进行相应的管理,包括它的流转要设置一些相应权限,比如说流转的范围,以及它生成的什么样的权限,保存要求保存在哪里,然后流转的时候,是要设置什么样的限制。对于这个涉密信息之后,我们还要考虑一些涉密人员的相关管理,这个涉密人员包括入职的时候相应的一些培训,然后在职过程中,会有一些核心员工要对他们,甚至说针对特定的项目再次签订一些相应的协议,然后离职的时候,是有离职员工的一个审计,这是关于员工一个基本的管理。员工这块其实还有一些泄密的惩罚措施,除了信息、员工以后,还有个场所,涉密场所是要进行管理,甚至说我们现在一般看到的企业里边有一些来访的接待,其实这些都属于涉密场所管理中最低级别的管理制度。除了这个来访接待以外,比如说有参观,参观环节的话,我们甚至有些企业会设置哪些产线,哪些区域是可以参观的,哪些区域是不能参观的,因为通过合法的参观获得的这个信息的话,是可以作为商业秘密侵权的一个抗辩理由的,而在我们实际的案例里边,确实是有这样的情形发生,甚至说参观的设置都会要有一些管理要求,甚至说我有一些核心的区域,是外部不能参观的,或者说整个生产线的某个环节的核心,我可以把这部分遮挡住。还有一些比如说企业里边涉密核心的原材料和设备,比如说举个例子,假如说我们的生产工艺上就是因为应用了某一种原材料,才使得我们这个工艺性能提高很多的话,这个时候做的很严格的,甚至会做到我从这个原材料厂商拿货的时候,他就把外边的标识等等全去掉了,只写个原料一、原料二,然后运到我这边企业的时候,我们这边有专门的人去把这个放到仓库里边,然后使用这个原材料的工业人员、生产线的人员,他也不知道这个原料一是什么,这个信息实质上是采购环节,或者是公司的核心人员会知道,我从公司采购的某个原料,原来对应的是原料一,所以相对来说,这个做法实际上是针对它有特定需求的这种,大家可以感受到,这个原料是它很关键的一个涉密信息,所以才会采取了这么多费时费力的保密措施,因此,企业的保密工作需要结合自己行业的状况,然后自己企业自身的状况,以及我们本身所有的管理想投入的状况,因为保密的工作一定会涉及到我工作的便利性会受到影响,他需要和这个安全性和便利性之间需要一个平衡。
关于这个保密的工作怎么做呢?通常来说,一个企业想把自己商业秘密的管理体系建立起来,然后让大家有这个意识去逐渐接受,至少会有一两年的时间才能把这个做好,如果想上一些技术手段,现在有一些相应的技术产品来支持我们的保密工作,但是它只能成为我们保密工作中的一部分工具,或一部分方法,并不能全部代替。比如说我们可以引入一些系统,这种系统保证的就是每个员工在他登录自己电脑的时候,它实质上只是一个界面,生成的所有文件都保存在专门的服务器上,都是在后台的,这种信息大家也就不容易拿出去了,这种情况下,公司要考虑投入是不是适当这样做的,甚至说像U盘的管理,现在的技术手段完全可以做到,我的某个U盘只能做到部门内部可以分享这个文件,有的U盘可以做到全公司内部的员工都可以分享,有的U盘可以做到拿到外部还可以分享。这个时候不同的U盘其实是可以分级管理的,甚至说可以有更详细登记的制度,那就会比较清楚的,比较容易锁定到将来是哪个环节,谁涉及到的这个泄密的问题。所以这个保密工作,以后有机会,我们再详细对商业秘密这块再进行交流。
16、项链坠子镂空会有n种方式或排列组合,申请n个好像也不好保护到位。我是否可以登记版权,以核心思想表达来保护呢?
王桂香:我们看第十六个问题,还是关于这个项链坠子的问题,这块是可以把你每种的排列方式进行一个版权登记,这是可以考虑这个方式来进行保护的。
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