美高院表态了！PTAB 仍将沿用“最宽泛权利要求解释标准”

昨日，美国联邦最高法院（Supreme Court of the United States,以下简称“高院”）就一年来备受关注的“PTAB^[1]是否应该在专利复审程序中（AIA Reviews）停止使用的权利要求的解释最宽泛合理的解释标准（Broadest Reasonable Interpretation Standard, BRI）,转而以联邦地区法院的解释标准为准则”的议题进行了投票，并最终决定：“PTAB将可以继续使用（原有）的权利要求解释范围标准，并驳回了有关要求PTAB的权利要求解释范围与联邦地区法院的解释范围统一的请求；并重申专利权人不能够就PTAB的专利复审调查决定提出上诉。^[2]”

美高院的这一决定也就意味着，专利权人仍将面临“在专利复审当中，会有更多的现有技术来反对其专利的有效性”的问题，同时现行的专利无效程序也会因此而保持其巨大的“杀伤力”^[3]。

来龙去脉

说起对专利复审程序（双方复审Inter Partes Review，IPR）“权利要求解释范围标准”的争端，就不得不提起Cuozzo案。

在得知高院受理了自己的申请，并决定就“权利要求解释范围标准”的合理性进行复审时，Cuozzo的律师和发言人都表示：

“非常高兴看到美高院受理了此案。因为，PTAB所采用的BRI标准，意味着更多的现有技术将被用于反对被审核的专利，从而大幅度地增加专利被无效的可能性。这对于专利权人是很不公平的。因此PTAB对于权利要求解释的标准应该与地区法院的标准一致。”

高院的说法

就在Cuozzo和其他专利权人满怀希望的希望高院的干预最终使USPTO修改权利要求解释范围时，美高院却突然倒向了USPTO这一边。

对于美高院此举，作为美国高院举足轻重的联席大法官，斯蒂芬·布雷耶（Stephen Breyer）给出了以下几点解释：

1对公共利益的保护：

“认为此标准显示了专利机构对立法机关（国会）授予权利的合理运用。此外，最宽泛的解释标准有助于保护公共的利益。一项合理，然而不合法的广泛的权利要求有可能会阻止公众对发明的使用。”

2符合“雪佛龙标准（Chevron Standard[4]）:

“PTAB所使用的BRI标准遵循着高院的Chevron Standard:‘当一项立法因存在不清楚的地方而引起分歧时，行政机关（例如USPTO）有权利制定合理的规定’；而AIA之所以模糊是因为其并没有对于IPR的合理权利要求解释范围的进行具体细化。因此，PTAB有权利使用最宽泛的标准，就像SPTO在过去的100年终使用的那样“。

3避免权利要求太过广泛：

布雷耶还表示：“BRI的使用还可以有效地避免权利要求范围太过于广泛，并促使专利申请人在撰写申请书时，将要求的保护范围缩窄，从而改善一项发明拥有太多的信息而是公众无从下手的问题。”

4并未对专利权人造成“不公平”：

就Cuozzo认为BRI对专利权人不公平的问题，布雷耶大法官也表示：“BRI所带来的是整体上对专利申请的改变。这将促进专利权人在最初申请时更加的谨慎。所以并不会对专利权人造成所谓的不公平。”

5PTAB和联邦地区法院本就不同：

有关Cuozzo提出的联邦地区法院和PTAB标准的不一样会导致裁定结果前后矛盾的问题，布雷耶表示：“我们意识到，这种可能性一直存在于我们的专利系统。PTAB和联邦地区法院身在复审和评判专利的权利要求时，遵循的标准本身就是不同的：一个属于行政机构（Patent Office）,而另一个是法庭的标准。”

虽然高院对其决定提出了充分的理由，并全票通过了此决议，但是，对于复审程序和相关规定的一些细节，各位大法官仍有不同的意见：

塞缪尔·阿利托（Samuel Alito）^[5]大法官对于专利权人对复审结果的上诉就持不同意见，他认为：“PTAB的调查决定不能够被立即上诉，但是在最后决定上诉时，PTAB的调查结果应该被复审。

克拉伦斯·托马斯（Clarence Thomas）^[6]表示：“高院应当重新斟酌一下Chevron标准。有关立法中产生歧义的条款的解释权利应该通过一种更加隐晦的方式授权给行政机关”。

其实，最高法院的决定并不代表从此以后复审程序的标准就不会发生改动，任何一条法律法规在实践中都会面临各种问题，但这也成为其不断完善的催化剂。正如USPTO的现任局长米歇尔·李（Michelle Lee）说的那样：“当我们认为我们做的不错时，其实还存在着很大的进步空间。但是，这需要通过实践和公众的反馈来进一步实现。我们能做的还有很多”。

^[1]PTAB：专利审判和上诉委员会（Patent Trialand Appeal Board, PTAB）。自AIA生效后，美国专利商标局（USPTO）将上诉机构正式更名为PTAB。PTAB旨在通过判断一项专利的新颖性（Novelty）、非显而易见性（Non-Obviousness）、实用性（Utility）、可实施性（Enablement）等为依据，来判断一项专利是否有效。--引自《美国专利诉讼规则、判例与实务》pp.190-191

^[2]”High Court Refuses To Change PTAB ClaimConstruction Test “， Ryan Davis, Law360: http://www.law360.com/ip/articles/802193?nl_pk=7602ee70-a639-490f-81f5-3b6bcbbd4968&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip

^[3]根据Law360于2015年9月的统计，有82%（250/360）进入复审程序的专利被无效掉了。

^[4]“雪佛龙标准（Chevron Standard）”，也称“雪佛龙依从（Chevron deference）”，来源于1984年美国最高法院对雪佛龙美国(Chevron US)诉美国国家资源保护委员会（Natural Resources Defense Council, Inc.）一案做出的裁决，该案是美国行政法领域的一个里程碑案例。它明确了在成文法立法不明确的领域，行政机关有权依据实际制定合理规定的原则。

^[5]塞缪尔·安东尼·阿利托（Samuel Alito），现任美国最高法院大法官。2006年1月31日被乔治·沃克·布什任命为最高法院大法官。阿利托曾就读于普林斯顿大学及耶鲁大学法学院，1990年被老布什任命为第三巡回上诉法院法官。他是第110位最高法院大法官，接替退休的桑德拉·戴·奥康纳。他被认为是最高法院的保守派。

^[6]克拉伦斯·托马斯（Clarence Thomas），毕业于耶鲁大学法学院。自1991年以来担任美国最高法院大法官，他是美国最高法院继瑟古德·马歇尔后第二位非裔美国人大法官，他属于美国最高法院大法官的保守派。

内容来源：七星天

转载请注明出处