美国专利法第102条（a）的新旧规定的介绍

导语：专利被授权之后，就推定为有效，在法庭上攻击专利的有效性，必须举出明确的和有说服力的证据去反驳这种有效性的推定。在美国，攻击专利无效最常用的依据是：美国专利法第101条，主张专利发明不是专利保护的客体；第102条，主张专利发明不具有新颖性；第103条，主张专利发明不具备创造性或专利法明显而易见；第112条，主张专利没有符合充分说明发明、实施发明的规定。

为了和世界上其他国家的专利法的统一，在2011年至2013年生效的新专利法对上述关于专利有效性的法条都做了修改，而且，新专利法关于专利有效性的规定只适用于有效申请日在2013年3月16当日以及之后的专利，有效申请日在2013年3月16日以前的专利仍然适用旧专利法。也就是说，在未来的20年里，美国新旧专利法将会并存。

下文对美国专利法第102条（a）的新旧规定做一简单介绍：

一、美国旧专利法第102条的规定：

如果存在下列情形，发明人不能获得专利：

（a）在专利申请人完成发明以前，该项发明在本国已经为他人所知或使用，或者在本国或外国已经取得专利或在印刷的出版物上已有描述；

……..

旧专利法第102条（a）规定的“完成发明”是指发明日或推定发明日，其中，发明日是指发明人构思出发明的日期，推定的发明日是发明人将发明付诸实践的日期，例如，制造包含发明的技术或产品的日期；发明人申请专利的日期是推定的付诸实践的日期。这些付诸实践的日期都是推定的发明日。如果发明人能够证明构思日比付诸实践的日期早，构思日应该被认定为发明日。

旧专利法第102条（a）规定的行为主体是他人，即发明人以外的人。如果在发明人的发明日以前，在美国国内别人已经知道或使用，或在世界任何地方获得专利或公开，发明人就不能获得专利。但是，如果是发明人自己的公开行为，发明仍然可以获得专利。

旧专利法第102条（a）规定是美国专利法先发明制度的产物，比较的是谁先发明。

由于旧专利法第102条（a）规定对有效申请日在2013年3月16日以前的专利仍然适用，因此我们有必要了解一下，根据旧专利法第102条（a）规定，可以指导专利申请过程中，什么情况下可以获得专利，什么情况下不能获得专利；在无效诉讼抗辩中，什么情况下专利有效，什么情况下专利无效。

图1

如图1所示，申请人A的构思日期在他人B公开使用之后，申请人A不能获得专利。

图2

申请人A虽然付诸实践的日期在B公开使用日期之后，但是，A的构思日在B公开使用日期之前，并且A从构思到付诸实践一直尽职地努力付诸实践，A可以获得专利。

由此可知，根据旧专利法第102条（a）规定，对有效申请日在2013年3月16日以前的专利，发明日或推定的发明日是一个非常重要的日子；为了可以证明发明日，保存完整的发明记录很重要，如公司最好将技术交底书记录好，标号日期，保存好。在诉讼中，如果诉讼对方用早于申请日的对比文件攻击专利的有效性，公司可以依赖发明技术交底书来证明自己的发明日，如果该对比文件的公开日期比发明日晚，发明人可以证明自己发明比对比文件早，从而挫败对专利性的攻击。

二、美国新专利法第102条（a）的规定：

任何人应获得专利，除非——

（1）在发明的有效申请日前，该发明已经被授予专利、在印刷出版物上被描述、投入公开使用、被销售或为公众所悉；或者

（2）该发明在依据第151条签发的专利中描述、在已公开的专利申请中描述或在依据第122（b）条视为已公开的专利申请中予以描述，其中，专利或专利申请是由其他的发明人作出的，并在该发明的有效申请日之前有效递交。

新专利法第102条取消了旧法中判断新颖性的发明日概念，而是采用有效申请日来判断新颖性。

１、根据新专利第102条（a）（1）条的规定，现有技术包括在有效申请日之前，世界上任何地方的专利，印刷出版物、公开使用、销售或者为公众所知悉的技术。而旧法规定专利和印刷出版物是在世界范围的都可以构成现有技术，但是公开使用、销售或者为公众所知悉的必须在美国国内才能构成现有技术。新专利法取消了这一限制，由原来的相对新颖性改成绝对新颖性。根据新专利法，在世界上任何地方的公开使用、销售或者为公众所知悉，将对在美国的专利构成现有技术。

图3

如图3所示，假设B在中国（而不是美国）公开使用是2011年6月1日，而A在美国的申请日是2012年1月1日，由于在新法生效之前，适用旧专利法，根据旧专利法，公开使用是要在美国国内的，因此，B在中国的公开使用不构成A在美国专利申请的现有技术，A可以获得专利。

图4

如图4所示，假设A在美国的申请日是2014年1月1日，在新法生效之后，适用新专利法，根据新专利法，在世界上任何地方的公开使用，将对在美国的专利构成现有技术，由于B在中国的公开使用早于A在美国的申请日，因此构成A在美国专利申请的现有技术，Ａ不能获得专利。

2、根据新专利法第102条（a）（2）条规定，现有技术包括下列情况的美国专利或申请：已颁布、已公开或者被视为公开；至少有1位发明人不同于该申请的发明人；有效申请日先于该申请的有效申请日。

根据新专利法第102条（a）（2）条规定，一件美国的专利申请可以用其较早的在美国以外的申请日（例如优先权日），作为现有技术的日期。

举例来说，假设B在中国递交了1件专利申请。B通过《巴黎公约》途径，就同一发明在美国递交申请，要求中国申请的优先权。根据旧专利法，确定B的美国专利申请的现有技术的日期是B的美国申请日，也就是说，Ｂ的美国专利申请日之前公开的技术才能成为B的美国专利申请的现有技术；根据新专利法，确定B的美国专利申请的现有技术的日期是B在中国的申请日（有效申请日）。

图5

根据图5所示的日期，应该适用旧专利法，根据旧专利法，确定B在美国申请的现有技术的日期是美国申请日，而不是中国申请日。由于B在美国的申请日晚于Ａ在美国的申请日，Ｂ的申请不是A 在美国申请的现有技术，A可以获得专利。

图6

根据图6所示的日期，应该适用新专利法，根据新专利法，确定B在美国申请的现有技术的日期不是美国申请日，而是中国申请日（有效申请日），由于B在中国申请日早于A在美国的申请日，B申请就成了Ａ申请的现有技术，A不能获得专利。

进一步举例来说，根据《美国专利审查指南》第1896条（原文在此不做提供，有兴趣的可以去查看一下），B在中国递交了一件专利申请，之后，B通过PCT途径递交了国际申请，该国际申请后来进入美国。根据旧专利法，如果该国际申请是用英文公开的，国际申请日作为美国申请日，则确定B的美国申请的现有技术的日期是国际申请日；如果国际申请不是用英文公开的，B则不能以任何申请日作为现有技术的日期。确定B的美国申请的现有技术的日期只能是中国申请的公开日、国际申请的公开日或者美国申请的公开日。根据新专利法，无论国际申请公开是否是英文，确定B的美国申请的现有技术的日期都是中国的申请日（有效的申请日）。

图7

如图7所示，根据旧专利法，如果B的PCT申请公开的不是英文，B不能依据任何申请日作为现有技术的日期。如果B的中国申请或PCT申请没有在A的美国申请日之前公开，则A可以获得专利。若B的PCT申请公开的是英文，B的国际申请可以作为美国申请，国际申请日确定为B的美国申请的现有技术的日期。因为B的PCT申请在A的美国申请日之前，B的PCT申请是A的申请的现有技术，A不能获得专利。

图8

2013年3月16日以后，新专利法生效，根据新专利法，如图8所示，无论Ｂ的PCT申请是否是英文公开，确定B的美国申请的现有技术的日期是B的有效申请日(中国申请日)。因为B在中国在申请日早于A在美国的申请日，B的美国申请构成了Ａ的美国申请的现有技术，Ａ不能获得美国专利。

文章来源：乐视网知识产权部 作者：许红英

来自：优智博知识产权 编辑：优智博-菜籽