如何通过“运作自由”检索与分析降低专利侵权风险

导读：若你接到客户的一封邮件，询问你的产品是否存在专利侵权问题。这种顾虑极有可能源自一种担心：因为转销你的产品或将其组装在自己的产品上而被诉专利侵权。此时，你必须通过运作自由（Ｆreedom To Operate，下称FTO）检索与分析来评估专利侵权风险，并基于评估结果尽快向客户作出不侵权的保证，或对产品进行规避设计来避免侵权并降低涉诉风险。

国外客户担心专利纠纷　　觉得你的国外客户大惊小怪么？

在中国，专利侵权的法定赔偿额最高不超过100万元人民币，但一些国家判给专利权人的赔偿金额要比这个标准更高。除此之外，他们还可能会裁定具有强制执行力的禁令，让你连“赔本赚吆喝”的机会都没有，彻底和海外市场说再见。2010年普华永道会计事务所的专利诉讼研究显示，2009年美国专利侵权赔偿金额的平均值为900万美元。很多时候，赔偿金额会明显高于平均值，如2007年阿尔卡特朗讯在与微软公司之间就MP3技术展开的专利侵权诉讼中获赔逾15亿美元；在生命科学领域的Centecor诉Abbot专利侵权一案中，Centecor最终在2009年获赔超过16亿美元。
客户的担心就在于此。如果他们因为你的产品涉及专利侵权而蒙受损失，他们肯定会通过诉讼程序来要求你买单。
什么是FTO报告？

FTO报告是由在相关管辖区域内经许可的专利律师出具的一种法律意见书，其表明如果在该管辖区域内进行针对特定技术的制造、销售等行为，是否会侵犯第三方的专利权。如果FTO报告表明相关行为可能侵权，你可以通过规避设计“绕开”目标专利，然后让你的专利律师起拟一份新的FTO报告。

FTO报告的另一个作用在于其能在通过风险投资增资、并购出让股权时，或在通过首次公开募股（IPO）上市时提升你的股价。在出售的股权有FTO报告作为保证时，投资者可能会愿意支付更高的对价，因为他们不必在股权收购后还为专利侵权诉讼而担心。
如何获得FTO报告？

第一步，要理解即将销售的技术。对该项技术的理解决定了检索的范围和之后对检索结果的分析。通常，上述理解源于有关工程师披露的信息以及对该技术的研究。其中，工程师所作的信息披露最好以书面方式提供，并包含视图、流程图、框图等。

在完成对技术的理解之后，下一步将要进行防侵权检索（clearance search）。专利律师或检索机构均可进行这种防侵权检索。专利律师可以与工程师进行沟通或研究该项技术，检索机构则更高效而廉价，但对这项技术的理解可能不及专利律师透彻。

防侵权检索应当仅针对可实施的专利（也就是已经缴纳了最近一次的年费或维持费的专利，或仍在诉讼时效内的已届满的专利，该诉讼时效通常为专利届满后的两年）。通常，检索可以专注于竞争对手的专利。有时，客户或投资者可指明一些需要注意的专利或专利权人。
得出防侵权检索结果之后，需要对检索出的专利进行筛查以判断其相关性。一般而言，只需要对那些能够作为看似合理的侵权论证的基础的专利作进一步的分析。将其余专利从分析对象中排除。

ＦＴＯ报告应有的内容

作为一种法律意见书，FTO报告本身包含几个部分：对目标技术的说明；所用的检索方法（例如，是否委托了专利代理人，检索所针对的专利分类号，专利代理人是否咨询了专利局审查员，等等）；显示检索到的所有专利的表格（列出专利号、专利权人或其受让人、分类号等）；分析所适用的法律原理（例如，明确法院在相关管辖区域内会如何评估一项针对专利侵权的指控）；对所列专利的评估；免责声明（如有）。

上述对专利的评估应当包括至少以下两部分：不相关专利的列表，以及认定这些专利为不相关专利的理由；对相关专利的分析。对每个相关专利，律师需要提供介绍、文件历史的回顾（例如，申请日和优先权要求、否定性审查意见及答复等），以及用上述的法律原理对权利要求所作的分析。该分析应当兼顾字面侵权和等同原则下的侵权。如果需要，该分析还可以涵盖帮助侵权。

律师可以在免责声明中阐述FTO报告的各种局限。例如，防侵权检索可能存在的缺陷也许会导致漏检。任何防侵权检索都会漏检那些在从检索完成到起草FTO报告这段时间内授权的专利。其它可能存在的缺陷包括相关专利的分类不当或使用的专业术语不同，因为每个申请人都可能会使用其偏好的一套术语。另一项免责声明是，即使FTO报告的结论是不存在侵权，专利权人仍可能会提出专利侵权的指控。

　　综上，FTO报告是在销售新产品或将已有产品投入新的市场时用来评估专利侵权风险的利器。为了降低被卷入专利侵权诉讼的风险，即使客户没有要求，在实践中的上策还是主动准备FTO报告。

（作者： 闻宁阁 ）

来源：优智博