PCT制度与专利许可

　　一、PCT制度新增的特点

　　自2012年1月1日起，《专利合作条约》(PCT)增加了一个新的特点，即如果PCT专利申请人对许可其PCT申请中所含的发明感兴趣，可请求世界知识产权组织(WIPO)国际局(IB)将此情报公布在世界知识产权组织的PATENTSCOPE网站上。所述请求可通过填写PCT/IB/3 82即“请求示明可用于许可”(Request for Indication of Availability for Licensing Purposes)表格（可从http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/ediitable/edib382．pdf获得）提出，也可通过寄信提出。在上述表格或信函中，PCT专利申请人除说明有关发明可用于许可外，也可以说明许可的有关条件，例如是愿意授予独占许可还是非独占许可，是愿意在所有PCT缔约国许可还是仅在部分缔约国许可，使用费的比例是多少，有没有最低使用费标准。这种对许可的说明将反映在有关PCT申请的著录项目中（在PATENTSCOPE网站的“Bibliographic data”标签下），但不作为被公布的PCT申请的一部分。想要说明这种许可愿望，可在自提出PCT申请30个月内的任何时候进行。如果上述请求未在提出PCT申请时同时提出，那么这种请求需在世界知识产权组织国际局收到受理局的PCT申请登记本(record copy)并通过PCT/IB/301表格（“收到登记本通知”）通知申请人后才可由请求人提出；如果受理局是世界知识产权组织国际局本身，则申请人可在收到国际局的PCT/R0/105表格（“有关国际申请号和国际申请日的通知”）后提出。

　　PCT制度新增这一特点，是PCT制度在促进专利保护的同时促进技术传播和专利许可的又一可喜进展。对于PCT制度本身来说，它并不是一件孤立的事情，它是与PCT的宗旨、内容和框架吻合一致的，是与PCT“期望对科学和技术的进步作出贡献”的宗旨并行不悖的，也是与PCT在法律规定和程序处理上期望对“数量日益增长的现代技术提供利用的方便”的目的水乳交融的。

　　下面将从整体上分析一下PCT制度对促进专利许可所起的积极作用。

　　二、PCT制度对促进专利许可的积极作用

　　1．传播主流技术情报，方便专利许可活动

　　PCT申请数量增长迅速，数量庞大（仅2012年就有194400件PCT申请），其中包含大量重要而有价值的发明。PCT申请的国际公布，有效促进了技术情报的广泛传播，便利了有关政府部门、公司企业、科研机构以及发明人等对有关技术情报的参考利用。同样，在促进日趋增多的专利许可活动方面，PCT涉及的技术情报传播体系从以下方面提供了明显的好处。

　　(1)专利许可的重要情报来源

　　截至2013年7月25日，PCT有148个缔约国。这意味着PCT制度在提出申请的国度和进入国家阶段的范围上有非常巨大的覆盖面。通过PCT国际申请，不仅可以取得国家专利，而且可以取得地区性的专利，即欧洲专利、欧亚专利、ARIPO（非洲地区知识产权组织）专利和OAPI（非洲知识产权组织）专利。

　　更有意义的是，PCT制度本身提供的诸多好处，吸引了越来越多的申请人就其重要发明通过PCT途径寻求专利保护，从而使PCT所涉及的专利情报在覆盖面和重要性上都成了国际上的主流技术情报，而且，前面所说的PCT制度的新增特点，又使PCT申请所涉及的有关发明被清楚地打上了“可以许可”的标示，从而更加方便了专利许可活动的开展。

　　(2)以重要语言公布技术情报

　　PCT申请由世界知识产权组织国际局以阿拉伯文、中文、英文、法文、德文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文、西班牙文在互联网上进行国际公布，内容包括PCT申请的含有著录事项及摘要的扉页、说明书、权利要求书、附图（如果有）、国际检索报告等。PCT申请使用这10种语言之一予以国际公布，而且，不管公布时是采用何种语言，PCT申请所涉及的发明名称、摘要和国际检索报告也总以英文公布。这从语言角度便利了对可以许可的技术情报的利用。

　　(3)技术情报公布及时迅速

　　PCT申请若无撤回或视撤等特殊情况，将在自优先权日起18个月后被公布。这也意味着，如果PCT申请是在12个月优先权期限即将届满时提出的，PCT申请的提出日与公布日之间通常短于6个月。PCT申请每周公布1次（通常在星期四）。另外，经申请人明确请求，PCT申请还可以被提早公布。

　　(4)技术情报便于查阅

　　对PCT申请的国际公布，目前完全以电子形式进行，人们可以从世界知识产权组织的网站(www.wipo．int/pctdb)进行检索、阅读、下载和印刷。PCT公报的电子本包含可根据公告号、申请号、国际专利分类(IPC)及申请人名称使用的每周公布的索引。

　　另外，PATENTSCOPE网站近年来被不断增强。PATENTSCOPE除了在线公布PCT申请外，还可用来检索许多国家和地区的专利文献，目前其可供免费检索的专利文献超过1800万件，外加200多万件PCT申请文件。作为强有力的检索工具，PATENTSCOPE还可以用来进行多语情报查索(Crosss-LingualInformation Retrieval)和机器翻译。

　　(5)可供批准许可协议的国家审查部门参考

　　在有些国家，专利许可协议受到国家管控，由国家主管部门对许可协议的内容进行审查，尤其是审查许可协议所涉及的技术是否先进、新颖和适用，并审查所涉及的专利是否有效及不具争议性。PCT申请的有关技术情报以及基于PCT申请所获得的专利的相对可靠性，为有关的国家主管部门审查专利许可协议提供了方便。

　　2．提高专利授权质量，增强专利许可基础

　　专利许可的价值在很大程度上取决于专利的法律和技术基础，即有关专利是否在法律上经得起挑战并在技术上新颖有用。PCT制度规定的某些独特流程，为提高专利授权的质量提供了保证，增强了专利许可的法律和技术基础。

　　(1)高质量的国际检索

　　PCT申请由符合严格标准的主管国际检索单位进行国际检索，并在自优先权日起16个月内作出国际检索报告，并对发明的新颖性、创造性和工业实用性作出初步的不具约束力的书面意见。PCT申请若未要求优先权，国际检索报告及书面意见在自申请日起9个月时基本作出。申请人在如此早的阶段就能收到高质量的国际检索报告及书面意见，有利于其对发明许可进行整体考虑。如果此时申请人发现有关发明在要求保护的范围上有缺陷，尤其是如果此时申请人已在准备或已经开始专利许可谈判，则可考虑根据PCT协议第19条对PCT申请的权利要求进行调整修改，以便适合许可谈判的需要。

　　(2)必要时的补充国际检索

　　申请人很少有必要要求补充国际检索，但在个别情况下，尤其是当申请人发现国际检索单位因为语言上的障碍而不能保证在国际检索报告中引用了全部相关的现有技术时，为了避免专利在法律基础上可能留下的风险，申请人可考虑指定某个补充国际检索单位作补充国际检索，但该补充国际检索单位不能是为其进行主要国际检索的单位，另外补充国际检索只能覆盖一个发明。

　　(3)可供选择的国际初步审查

　　国际初步审查在PCT制度中并不是强制性的程序，但必要时使用这个程序具有不可忽视的意义。首先，当国际检索报告显示PCT申请中一项或多项权利要求缺乏可专利性时，申请人可通过国际初审程序对有关权利要求加以修改，或提出辩论，使之恢复可专利性。其次，如果国际检索报告虽未显示PCT申请有可专利性问题，但PCT申请存在形式上的缺陷，这时通过国际初审程序来统一克服这些缺陷，远比在PCT国家阶段在进入国逐一解决问题要经济和省事得多。另外，国际初审是双向程序，不同于国际检索的单向程序，申请人通过国际初审可以与国际初审单位协调配合，梳理有关的PCT申请，提高其质量，促成国际初审单位作出有利的国际初审报告和有关可专利性的国际初步报告（第Ⅱ章），从而增加获得强专利的机会。专利许可人通常会考虑在多个国家授予许可，作为PCT申请人的专利许可人无疑可从国际初审这一程序提供的上述好处中获益匪浅。

　　(4)国际检索和初审报告的重要参考价值

　　在PCT申请进入国家阶段时，国际检索和初审报告对有关国家的专利局决定是否授予专利权虽然没有约束力，但在不同程度上很可能会有影响。采用专利实质审查制度的国家的专利局，对于高质量的国际检索和初审报告通常会加以参考，有的还在收费上给予一定的减免。例如，当PCT申请进入中国国家阶段时，中国国家知识产权局对已由欧洲专利局、日本特许厅或瑞典专利局作出检索报告的PCT申请，在实质审查费上减免20%。更为典型的是，在日趋扩大的PCT-专利审查高速公路(PCT-PPH)项目上，国际检索单位的书面意见或国际初审报告，已成为PCT申请在不少国家的国家阶段加快审查的基础。至2013年7月，在PCT-PPH方面与中国国家知识产权局已签协议的专利局有奥地利、丹麦、芬兰、日本、韩国、俄罗斯和美国的专利局。另外，对于没有条件进行专利实质审查的国家的专利局来说，国际检索和初审报告在很大程度上可以成为其决定是否授予专利权的基础。

　　3．扩大运筹时间空间，促进专利战略实施

　　PCT制度在时间和空间上给申请人提供了较大的进退自如而又安全可靠的舒展自由，为申请人明智实施专利战略包括专利许可战略创造了许多条件。眼下企业间日趋激烈的竞争反而加速和扩大了它们之间在技术上的相互依赖与合作，在这种情况下，PCT制度在时间和空间上给予申请人的灵活性和自由度，为促进他们之间的专利许可活动提供了大量战略上的好处。

　　(1)多出至少18个月时间考虑许可决策

　　专利许可人对专利许可作出决策，需要考虑许多因素，包括对市场需求、技术趋势、竞争商品、成本与收益评估、消费者爱好等许多情况进行了解、分析和平衡，同时与可能的被许可人进行联系和洽谈。由于技术的飞速发展，对新发明的技术价值的评估变得越来越难，而且，由于受各种因素影响，市场变化也可能很快，发明的商业价值有时会与原先考虑或评估的情况很不一样。在这种情况下，对有关安排必须作出相应调整，而这一切都需要时间。

　　根据《巴黎公约》所规定的传统专利制度，有关申请人需在自优先权日起12个月之内决定在什么国家寻求作为专利许可法律基础的专利保护，过此期限再延伸希望保护的国家，在法律上通常不太可能，因为优先权期限已过，且第一个专利申请也有可能已被公布，致使发明在新颖性问题上对随后的专利申请形成障碍。而根据PCT制度，这种决定可在自优先权日起30个月届满前或者更晚时间作出，使申请人多了至少18个月的时间来考虑上述因素并作出最后决定。

　　(2)可在世界范围内的大量国家中进行选择

　　除非是为了销售专利或授予独占许可，否则预期的专利许可人常常希望同时在多个国家物色被许可人，并在这些国家寻求专利保护。如前所述，截至2013年7月25日PCT有148个缔约国，预期的专利许可人通过提出单一的PCT申请，即被自动认为对上述所有国家作了指定，然后可在自优先权日起30个月内根据具体情况考虑最终在哪些国家寻求专利保护。这意味着，就专利申请（不是专利授权）而言，预期的专利许可人不必在他希望授予许可的全部国家逐一办理手续，从而大大简化了有关程序。

　　(3)可对PCT申请进行适合许可的修改

　　在PCT申请的国际阶段，申请人有两次机会对PCT申请进行修改，一是在收到国际检索报告后根据PCT协议第19条对权利要求进行修改，二是在国际初审期间根据PCT协议第34条对权利要求、说明书及附图进行修改。前者是申请人向世界知识产权组织国际局提交的单向的修改，后者是申请人与主管国际初审单位通过双向协调而进行的修改。这种对PCT申请的修改机会，对于调整和梳理PCT申请的内容，使有关发明在法律和技术上更加适合专利许可的需要，具有十分积极的意义。

　　(4)进入国家阶段时在不同国家可有不同的权利要求

　　在物色专利许可人时，被许可人常会根据市场需要以及其本身所拥有技术的状况等因素，对被许可的技术所受到的法律保护范围有所要求。PCT制度允许PCT申请在进入不同国家的国家阶段时，具有不同的权利要求，使之符合不同国家不同被许可人的不同需要。

　　(5) PCT申请可以提早进入国家阶段

　　为了早日达成专利许可协议，预期的专利许可人和被许可人常常希望有关专利申请能够尽快获批。在这种情况下，PCT申请人可以让PCT申请提早进入有关国家的国家阶段，并在合适时启动PCT-PPH等程序，以加快取得专利。

　　三、结语

　　PCT制度体现并强化便利发明许可的特色，并不是某些人心血来潮的结果，而是经济和技术迅速发展环境下的一种实际需求，在某种程度上反映了当前企业间技术竞争的激烈和技术合作的迫切，也反映了专利许可与某些企业的发展越来越生死相依的趋势。这从前段时间苹果、三星、谷歌、摩托罗拉、柯达等许多公司间的专利大战、技术并购或专利销售中多少可以见到踪迹。

　　PCT制度为专利许可所提供的便利，说到底只是PCT制度众多好处的一个副产品，它显示了PCT制度的巨大灵活性和包容性。1995年，PCT签订25周年时，世界知识产权组织前总干事、PCT制度的主要创议人阿帕德·鲍格胥曾为《专利合作条约(PCT)第一个二十五年(1970 - 1995》>[TheFirst Twenty-Five Years of the Patent Cooperation Treaty(PCT) (1970 - 1995)] -书撰文，题目是“PCT简史(1966 - 1995)”[Summary History of the PCT(1966 - 1995)]，在该文中他提到，PCT在当时、现在以及可见的未来都是最合适的条约。时隔18年，当我们看见不断改进和发展中的PCT仍在衍生新的吸引人的“产品”时，我们不得不承认，鲍格胥先生的这句话至今依然是适用的。

来源：中国发明与专利杂志

作者：王正发

作者单位：北京康信知识产权代理有限责任公司