专利申请文件撰写中应保护主题的全面性

　　在发明人经过创造性的劳动后产生了新的科技成果时，会借助于提交专利申请来保护这个成果，此部分工作一般会由专利代理人来完成，即撰写出一份高质量的专利申请文件。但是在撰写专利申请文件的过程中，由于种种原因，有时候对于要进行保护的发明主题会有所疏忽。例如，最常见的情况是，发明人研发出一种新产品，这时申请文件中往往会对该产品进行详尽描述，以满足专利法第二十六条第三款“以公开换保护”的要求，同时在权利要求书中对于涉及该产品的独立权利要求进行重点关照，大部分专利代理人还会依据该产品的制造方法在权利要求书中加入涉及制造方法的独立权利要求。此时可能很多人觉得大局已定，在权利要求书中已经要求保护产品和产品的制造方法了，依据专利法第十一条的规定，产品发明是受绝对保护的，没有必要在权利要求书中再添加新的主题，但是往往在这种情况下，人们会忽略其他主题，例如产品的用途，即产品的使用方法类型的权利要求，在某些情况下忽略其他主题会对后续的权利行使造成很大的损害。

　　根据我国专利法第十一条的规定，对于产品专利的保护涉及5种行为，即制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，同时对于方法专利的保护规定了“方法专利延及产品”的原则，即使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。对于后者“方法专利延及产品”，有很多专家学者进行了解读，例如有专著中对于延伸保护的解读将方法发明分为至少3种类型：制造加工方法、作业方法和使用方法。在北京市高级人民法院下发的《专利侵权判定指南》中对此方面也进行了具体规定。在利用“方法专利延及产品”的原则对发明专利进行保护时，就需要慎重考虑权利要求书中对于发明主题的全面记载。

　　例如，某专利涉及的是一项产品发明A，专利权在中国存在，其中在权利要求书中要求保护产品A本身以及其制造方法，但是没有涉及使用该产品的方法权利要求，即该产品的用途，如利用该产品A生产另一种产品B，此时如果他人在没有该专利权的其他国家采用相同或不同的制造方法制造出了同样的产品A，然后利用该产品A的用途（即使用方法）生产出了另一种产品B，然后将产品B进口到中国，那么，此时专利权人还能行使其专利权并对这种进口行为进行阻止吗?由于专利权的地域性，他人在没有专利权覆盖的其他国家制造和使用产品A的行为并不会侵犯专利权人在中国的专利权，那么这种进口产品B的行为呢?在专利权人的中国专利申请中并没有对产品B进行保护（当然产品B本身可以是已知产品，无法用专利权进行保护），但是重要的是，在专利权人的中国专利申请中并没有对使用产品A来生产产品B的方法进行保护，也就是缺失了用途发明，在此情况下很难用上述提及的专利法第十一条“方法专利延及产品”来阻止这种进口行为，而我国专利法在1992年修改时补充的“方法专利延及产品”的规定恰恰在很大程度上就是要制止这种进口行为。

　　再举个具体例子，某专利涉及一种换热器，在权利要求书中记载了该换热器的构造（产品权利要求）和该换热器的制造方法（方法权利要求），但是没有要求保护该换热器的用途，事实上换热器可以用于很广泛的工业领域，例如化工设备中的精馏塔。由于使用了这种换热器，可以利用精馏塔生产出纯度很高的化工产品或者大大节约了生产成本，使得该化工产品在市场上很有竞争力。如果他人在没有专利权覆盖的国家利用专利技术或其他技术生产出了这种换热器，然后将换热器安装在精馏塔中，对某种化工产品进行蒸馏，生产出的产品质量相当好，如纯度很高，或者成本低，在价格上很有竞争力，然后将该产品进口到中国，那么专利权人如何应对?如果专利权人自己也生产这种化工产品或类似的产品，那么这种进口行为势必会对专利权人自己的产品造成冲击。在此情况下，在中国受到专利权保护的只是换热器A本身及其制造方法，并不涉及使用该换热器的方法，他人将利用该换热器A得到的产品B进口到中国，产品B本身并不侵犯换热器的专利权，那么产品B是否侵犯方法发明的专利权呢?由于没有任何使用换热器A生产产品B的方法专利权存在，因此利用“方法专利延及产品”的规定来制止对方只能是无源之水。

　　在上面的例子中，如果在权利要求书中再加入至少两个独立权利要求，例如涉及包含该换热器的设备，以及利用该设备生产产品的用途（或者是生产产品的方法，其中使用了该设备），那么起码会在后续行使专利权时具备一定的依据。当然在实践中涉及到举证的问题以及如何认定是“直接获得的产品”问题，那就是另外的题目了。

　　在实际工作中，由于技术领域的不同以及和发明人之间的沟通问题或者仅仅是由于时间紧迫，专利代理人对要求保护主题的全面性的考虑也是不同的。对于化学领域尤其是医药领域的代理人来说，对用途方面的发明会更加敏感一些，而对于机械领域和电学领域的代理人来说，似乎比较容易忽略用途发明的保护。还是以上述换热器的情况为例，事实上这种类型的发明往往涉及的是机械构造，甚至为了快速授权，还经常选择提交实用新型专利申请的保护形式，但是在应用方面会涉及很广泛的技术领域，而不只局限于机械领域。如果代理人只考虑到自身的领域，而没有全面地对发明主题进行挖掘，就有可能会对发明人的权益造成损害，因此，加强代理人和发明人之间的良好沟通是撰写一份高质量申请文件的必备基础。

作者：顾晋伟

来源：中华人民共和国国家知识产权局网站