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10 月 19 日晚,泰斗级讲师吴观乐老师做客智慧芽学院 webinar,为大家讲解审查意见通知书的应试攻略:
介绍应试的 6 个主要步骤
总结审查意见分析和意见陈述书的撰写要点
结合改编试题,梳理答复试题的应试流程
详细解析咨询意见与意见陈述书正文
课程目标
掌握答复题的应试步骤
熟悉审查意见分析和修改的要点
了解咨询意见和意见陈述书的撰写细节
适宜人群
专代考生
希望巩固答复基础的 IP 人
课前预习资料:《专利代理无效实务模拟试题》(点击下载)
Q&A 实录:
1、我看了修改后的权利要求书,与对比文件1单独对比,答复审查意见修改后的权1还是没有新颖性的。还有创造性的评述,是不是找出区别技术特征后,该区别技术特征所解决的技术问题不同就有创造性?那解决类似问题或者不仅解决了相同问题且解决另一问题,这是否有创造性?
2012年的考题,对吧?
应该来说是新颖性的,因为对比文件1,并没有披露是两层过滤网。所以这个肯定还是有新颖性的。
另外还有创造性的评述。如果一个特征在另一个对比文件中披露了,这个特征完全一样,如果只公布了一个作用,另外一个作用没有公布,这样一个情况下面,有可能就是我本身要解决的技术问题能起到两个作用。
在对比文件里面只讲了其中的一个作用。那既然专利局就认为还是可能没有创造性的。因为你要解决前一个作用,可能想到用这个对比文件了,就把它应用过来了,应用过来了就自然而然地起到第二个作用了。但是如果这两个特征还有一点点区别,那咱们就可以争辩还是有创造性的。
15年的一道题,当时可能是一个理由,他说是没有创造性的,结果我们争辩可以有创造性的。
就是其中的一个作用可能不一样,那我们就可以争辩。而且他的形状也略有差别,这样就可以争辩有创造性。这个呢具体情况具体分析。
对,就是这个2014年的题,它向下窝,那个对面是个倒锥状的。那么他就认为这样是没有创造性的。这个创造性在答案里面实际上可以商榷的。不是讲肯定有,就是可以跟审查员商讨,但不一定会被接受。
一般来讲如果形状完全一样,那正面肯定是不可能成立的,但我形状也不一样,第二个作用是通过我这个形状带来的,这样是可以争辩的。但是专利局可能认为有一个作用相同,其实大家都冲着同一个方向,认为有创造性的。
最后在阅卷的时候,有的人这样争辩了以后呢,他们后来也接受了这样的观点。
这是14年的权利要求2。
那对这道题来讲呢,最主要是为了把3加进去,加2主要因为我发明改进本身是为了要降解有害氧化,有害气体给它分解。
所以从这个角度上,权利要求3是他的进一步的方案,所以这样的情况还是应该把3加进去。
2、我自己觉着在答复审查意见的时候,先得根据审查意见写好修改后的权利要求,才能答复审查意见,同时也要说明修改原因,是这种思路吗?
答复审查意见通知书的时候,咨询意见的话,做题的时候,一个个分析他的意见哪些不对,把你分析结果告诉他。
然后你在要修改权利要求书的时候呢,根据分析结果修改权利要求书,然后你应该给他个建议。
建议的时候,一般应该写明为什么你决定这样修改,但是国知局给的试题里面没有这个内容,所以你不写也是可以的。
但是为什么我给的答案里面,具体在咨询意见里面,给了修改建议呢?两个考虑,一个是平常实务里面,应该给客户。你建议他修改,你要讲什么内容,对吧?
第二个,考试的时候,我认为今后的出题,有可能还会包括这部分内容。
为什么呢?更能够了解你的修改的考虑点对不对?就是能够更好的掌握考生是不是掌握了问题,因为有的可能刚好碰上对了,改对了,但是他考虑点并不对。
所以这种情况,我认为咨询意见也可能要建议,修改权利要求书的原因。
但是答复审查意见的时候,只要针对审查意见怎么修改权利要求书就行了,不必要讲我为什么要这样修改。
但是你可以讲,我针对你的审查意见,我作出怎样的修改,就行了。但我为什么做修改?不需要做。
但是答复审查意见时应该是先修改好权利要求书,再答复。
因为我争辩的时候,只要针对修改后的权利要求为什么不存在通知书中所说的那些区别。这样的话,肯定应该修改好权利要求书,再写意见陈述书,因为最主要的答复部分,是针对修改后的权利要求的。
跟咨询意见一样,咨询意见是针对原先的要求的那些问题。
3、说明书中关于“可以”的内容写入权利要求书中,是否有不清楚表达的嫌疑?
说明书里面“可以”的内容写入权利要求书,一般要分清一下,“可以”的含义。
如果它的“可以”的含义就是表示一种优选,那么这种“可以”不应该写在权利要求里面去。
但是如果说明书,在每个情况都描述一个状态,比如说,冷源是可拆卸的。这个“可”字表示状态,不是讲可以拆卸也可以不拆卸的,而是这个状态是可拆卸的,不是可有可无的。表示可有可无的“可以”不应该写到权利要求书里面,但是表示状态的“可”可以写到权利要求书里。
4、为什么2015年实物权利要求书的撰写答案中所有引用部分没有加括号呢(阿拉伯数字没有加括号)?
提问题的人可能没有弄清楚什么东西的阿拉伯数字要加符号。只有权利要求的附图标记阿拉伯数字要加括号,其他的阿拉伯数字不需要加括号。
所以他讲的引用部分,为什么一个阿拉伯没加括号?引用的是权利要求,权利要求本身是不加括号的。
另外,比如说我给个数学,我说他长度两米到四米,那么这两米到四米也不要加括号了,因为它本身是涉及的内容,附图标志你为什么要去加括号呢。
因为附图标志本身,只是帮助你理解这个权利要求,但是并不对这个权利要求的技术内容做限定。所以它要加括号。
5、“可以在该光催化空气净化器的第二过滤网6的上部设置中草药过滤网盒”可以作为从属权利要求吗?
8、答复修改的权利要求时,将药盒也加入修改建议是否可以?放入从权3/4。
第五个问题跟第八个问题含义一样的。
我觉得答复审查意见通知书,撰写申请文件中是可以写,答复审查意见通知书时原来没有这个从属权利要求,这是属于主动增加从属权利要求,是不允许的。
针对通知书缺陷进行修改的话,除非是涉案的申请文件本身明确存在缺陷,才可以做的。
你这个权利要是根本没有,不存在这个缺陷,你再加一个,那肯定是不可以的。
所以如果撰写的题,那你再把药盒写入从属权利,完全可以。
但是这道题也可以这样讲:你这个独立权利要求方法没写对,我加个药盒,变成了针对这个权利要求进行修改,我倒认为可以的,平常实务你可以试试看。在考试的时候呢,明显它不属于治疗方法,治疗疾病的方法不足以成为专利保护的客体,应该删掉。你不是要考虑药盒改一改,改成一个从属权利要求。平常实务里,撰写的时候你可以写药盒,因为我不写这样的治疗方法,用这个药盒来表示它也可以用来治疗疾病,这是可以的。
6、2014年题中,第二题要求修改权利要求书,参考答案中,权利要求1中并未对紫外灯和光催化剂板的相对位置关系进行限定,该权利要求包含了紫外灯不能照射到光催化剂板的技术方案,如果中间有过滤网就照射不到了。请问,该参考答案中是否还应该补充必要技术特征“所述紫外灯能照射到所述光催化剂板”?
权利要求参考答案里面,权利要求1中并未对紫外灯和跟光催化剂版的相对位置进行限定。为什么?
它是现有技术。因为修改的权利要求书是我对着现有的技术已经有的情况来说,所以现有技术已经有的情况下面来说,我这时可以争辩了,我这是有的现有技术,我可以不写入紫外灯。但写入紫外灯不影响保护范围,所以我就写了。
所以这种情况,一般来讲,不需要再写明它了。因为跟发明的改进点没有密切相关的东西,我不可以写。因为没必要把前前后后的好多特征关系都写清楚,所以紫外灯相比跟光催化剂版的位置,本领域肯定会放到紫外灯能够照到的地方,而不需要写。因为它放在光催化剂板前面也可以,放在后面也可以。
至于它一个从属权利要求为什么要写呢?因为改成一个螺旋装置了,那要讲明紫外灯在中间。这是后面撰写的部分。
这是因为不需要,因为肯定是应该处于这样的状态。现有技术已经有光催化剂板,它两个肯定是放在相邻位置,
7、技术特征相同,但连接方式不一样,能不能说明其技术方案是不同的呢?
这个连接方式,如果能带来跟技术方案的区别,那这连接方式就应该写到权利要求里面。
如果你没写进去,举一个例子,像上次讲的那个一个挡片,挡片就覆盖拉链的挡部,如果我改成我这个地方也有一个挡部,它没有覆盖在拉链上面,那我写明了为了跟这个挡部区分开来,那我就把它写明跟拉链的关系。如果你的连接方式不一样,它带来你这个权利要求的创造性的话,那应该把这个连接方式写进去。
9、例如权利要求4这样的,审查意见中没有提到不具有新颖性的意见,答复审查意见的时候如果提出修改意见并进行修改算不算修改超范围?
这样的保护范围小。因为到时候修改权利要求书,就不能扔掉区别特征。所以,一般不要再减少这个事情了。如果从撰写的角度,我认为是可以考虑的。
所以大部分的时候这样写肯定会扣你分。
10、2013年的考题中,如果把“所述的通风口为两组,并分别设置在相对的侧壁上”也加入到独立权利中行不行?独权会不会给分呢?
为什么不要写过滤网的位置?因为现有技术既有在这个位置的,也有在那个位置的。所以他特别强调,你如果写明这些网的位置,要扣分的。因为在这样一个情况下面,无论放在哪个位置下面,都会产生噪音。那我在最后出口部分加一个有消声材料的消声装置,就解决了这个问题。所以前面无论怎么变是不影响的。所以他们已经考虑到这个了。
但是我认为他考虑的还不够。为什么呢?
譬如,他那个出口是都开在两边。第一个方式,就是成U型通道出去的。而消声结构里面就是消声片这些消声材料。它完全可以对着上面开口出去。对吧?所以这个出口的位置,肯定不应该限定。
这次编写的培训材料里面,我们给的答案,风机位置也没写,对吧?他是写风机在底部。这种情况下面,如果我也出一个撰写集,我本身有可能就定这个答案,那写了位置就会扣分,因为当时上面没注意到这一点。
所以我觉得像通风口都写在两侧,这些东西没必要。
所以我们考前培训教材,我们把它改了,应该写得更好。但当年定的答案、写的理念,你们可以看一下参考答案,写了很多对比。
2009年定答案也是这个问题。
譬如说,他自己强调前面一定得写几个过滤网、过滤网的位置。但是你注意到没有,他这部分又写了第二个过滤网到出口部,那就是把第二个过滤网排到最后了。这是什么原因?因为他们最早的答案不是这么定的。最早的答案他定为那个消声结构。我就给他提了一个意见,说你这个消声结构等于要解决这个问题,这样的权利要求肯定不行。不是不清楚,就是没有创造性。所以这一题肯定要限定的,加上在左侧地面、通往左侧通风口的也是用消声材料制成的。
但是他们为什么没有接受这个意见呢?因为交底材料里没有这个。
2014年,他们撰写的答案我认为是写窄了。
13年的考题,把这个加入独权中会扣分的。因为这是一个非必要技术特征,有一组可以从下面通过滤水板,再从上面又形成一个通风通道了,那么这两组是更好的方案,就是万一上面堵住了,下面对流也能把湿气给带走。
所以说优选方案,一定不要选择独立权利要求。
其实做独立权利要求,等于说写了非必要技术特征,肯定要扣分。而且这个从属权利要求也没有了,也要扣分。
11、2014年材料中的过滤网与紫外灯的安装位置关系不同于对比文件能认为是新创性特征吗?
这就是要看你交底材料里面有没有讲过,它能够带来更好的什么效果。如果我把过滤网的位置的确有带来什么效果讲出来了,那我可能会可以讲。
但是你原来的交底材料,平常我发现他跟现有技术不一样,我们就可能会问他,你这样换位置到底有没有带来好处,而且要问他,这样换位置是不是不那么容易想到的,这样才确定是不是把这个搞清楚了。
12、如果把权利要求5中的治疗疾病的办法修改成用于治疗疾病的空气净化器,是不是就成了把不具有单一性的主题作为修改后的权利要求的主题了?
这个空气净化器也有个问题:你这个技术特征部分是什么?
你就叫这个空气净化器了,你特征部分不能叫靠用于治疗疾病就能够得到保护,那你肯定要靠技术特征来实现的。
你现在权利要把治疗疾病的方法给删掉,并不是因为它没有单一性,而是因为他不属于这样一个保护客体,所以应该把它删掉。
13、看国知局的答案,有的技术特征是没有加附图标记的,这样也可以吗?
国知局的答案,有的技术特征是没附图的,因为有的时候,他们定答案的时候有一些附图不知道怎么加,就把它删掉了。我的印象里面,如果试题里面,没有的肯定要加附图标记。
如果答复审查意见通知书原题里面没有附图标记,咱们也一定要加。
撰写的时候,说老实话,最早我们出题时是想加的,2000年就想加,但是最后改卷的时候,后来没有加也不扣分,主要是什么呢,因为它不是一个强制性要求。
所以在2002年的试题里面呢,我们特别写明要加附图标记。
所以我个人观点,在撰写权利要求书的时候,如果题目里面没有强调,一定要加附图标注。
如果你认为这附图标记加,很方便,也不会造成什么误解,你给它加好,万一它不加就扣分了。如果它不太好加,那么咱们就不加。
但是机械领域的人都知道,即使同一个部件,由不同的东西组成的,它附图标记不一样,它就等于说在不同的实施方式,由不同的附图标记,中间有个分号来隔开来做的。这个试题里面一定要加标记。
14、2014年试题中权利要求4要求保护一种空气净化方法,包括使空气经过光催化剂板进行过滤净化的步骤。由于得不到说明书支持,不符合26.4的规定。答案中将本条修改为引用权1,解决了以上缺陷。如果直接将本条删除,会有什么影响,会扣分吗?
按当年定的答案来讲,你把它删掉是扣分的,但是这个答案是错的。
因为后来,因为他们改成引用权利要求1了,那我就告诉你了,这个权利要求1还是没有新颖性。
因为你对这个方法来讲,他的本身,你要有创造性,它是靠权1光催化剂板的结构来是实现的,那么创造性本身并不是方法带来的。
那么你这样的权利要求等于说是靠产品的结构体现这个创造性。
这样一个方法权利要求,既有方法特征,也有产品权利要求特征,而且结构特征是我发明的关键,那么这样的一个权利要求事实上是一个产品,应该是属于类型不清楚的。
所以当年在我跟他们讨论这个答案的时候,对方准备把这项删掉。但是最后真的修改的人改的也不是太好,包括这条意见也没改。
就是说考代理人要看看代理人争辩能力。当时他们已经明确在讨论了,认为这个权利要求实施应该删掉了,所以我给的答案里面是删掉了。但是当年他们,你把这个删掉,是扣分的。
15、老师,我看过滤器这个题目,一直认为消声结构可以不用吸音材料做,感觉文意应该是不论是用什么材料,只有结构合适都能有消声的而效果,如果用吸音材料来做的话,在结构吸音的基础上又有材料本身吸音效果更好,所以应该是优选才用吸音材料。因此没把吸音材料写在权1。请问这样想可以么?
这是他们原来出题有一个问题造成的。他认为都用消声结构来概括。但是这消声结构就会出现问题了,我要解决这个技术问题,那么其特征在于我具有一个消声结构,谁都可以想到。
而你发明改进的是,怎么来达到消声,考什么样的结构来消声。
所以这样的权利要求,应该来说是不清楚的。
如果认为这个能概括,那么他们给的另外两个分案申请也能概括了。
为什么?我具有一个使它增大接触面积的光催化玻璃结构,这样的话,所以不能概括的,都能概括了。这样的话,明显的这样的权利要求,不是不清楚,就是不具备创造性。
因为2014年刚给他们提出这个问题,所以2015年就没这样的,不出现这样的答案了。
那么2016年、2017年也不会出现这样。因为这样的问题,其特征在于它有一个消声结构,就是等于说,我这个产品有一个要解决技术问题的结构,或者包括一个能解决结构问题的部件。这样是不行的。
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