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1.申请专利时,发现核心技术已被专利流氓公司覆盖了怎么办?
朱韶斌:也就是说您发现了的话,说明是做了FTO尽职调查这方面的工作,所以这首先是很好的,能发现核心技术已经被人家覆盖了, 但这个核心技术被覆盖了的话,既然已经发现被他们的专利覆盖了,那还是可以发现一些不同的地方,这是传统的风险规避的一个方法。因为专利流氓公司不是竞争对手,所以也没办法跟他做商业合作,做交叉许可,或者又有别的专利对他造成威慑,所以这些都不起作用了。首先就看你这个核心技术上面是不是还是可以用这种design around 或者invent around规避设计或者发明规避,我更喜欢用invent around,就是发明规避,这样的话你还是能发现一些跟专利流氓公司的专利不同的地方,然后把这些用在产品上,并且可能的话还是要申请专利, 这是有些好处的,另外一个,因为既然是专利流氓,他还是要想收费,那你看,如果你的那个规避设计或者发明规避能做到当然好,如果做不到或者成本太高,或者是你规避设计之后,用户体验不好,那这个时候跟他试图谈一些许可,因为许可的话,毕竟还是可以谈的越早越好,尤其是你的产品还没有进入市场或是没有大批量进入市场的时候,可能还是能谈到好的价格。第三点如果前边都用了,还是没有取得你想要的结果, 可以通过美国专利局,譬如说我们现在讲到的IPR,就是双方赋予inter partes review(第三方复审程序进行)对他的专利无效,因为这个IPR以及现在Post-Grant Review(PGR)的成功率比较高,76%以上甚至到90%以上的成功率,所以这个可以,一个是可以逼迫对方跟你和解,达成你想要的专利许可、费率。另外一个可能如果是谈的过程当中,真谈不下来的话,真可能把这个专利无效掉。
2.专利申请时专利会不会被盗用?如何避免?
朱韶斌:我对这个问题有点费解,但是我只能根据我的理解来回答了,专利申请的时候,我们知道,专利就是一个政府跟发明人之间的,相当于是一个交易,或者是一个合同、一个契约,就是政府给你,譬如说发明专利的20年的排他权,作为交换你必须把发明在专利里边公布出来,所以专利申请的时候肯定要公布的,那么专利工作之后会不会被盗用?那么也就是说,别人看见专利公布出来,我理解有两方面的意思,一个是你在专利还没有申请下来,因为一年半,譬如在美国18个月,一年半之后自动就会公开,那公开之后别人去盗用了,别人去用你这个技术了,你怎么办?那这个有一个叫provisional right,也说是说你是一个临时的权利,譬如说你的专利申请已经公开了,发现别人用,你可以有律师写函件说,我这个专利已经在申请,你在用我的权利,那这在《美国专利法》里边有一个叫notice of infringement(侵权通知),就是告知对方,我也注意到侵权了,那专利申请,一旦专利授权之后,要从他被告知那天算起,因为美国专利侵权赔偿是往后推六年,那也就说要从那时候推了,就是算侵权了,这是一个。另外一个告知他(之后),他还是在侵权的话,那就是故意侵权了。另外一个我的理解,你专利已经授权了,那别人再侵权怎么办,那就按正常的维权,我们该做什么做什么。
3.企业应该如何进行专利布局?
朱韶斌:因为这个题目比较大了,对于一个比较大,我只能是笼统跟大家去分享一下我的看法,专利布局的话,就像我今天分享的专利有大致4个方面的功能,那么从这个方面去讲,首先是就是进攻性的,就是要对我们的市场范围、市场份额去维护,保证我们的技术不被别人很轻易地盗用、被别人山寨,所以这是一个攻击(性)的保护市场份额的作用。所以要从这方面考虑,要保护产品、保证市场。另外一个就是offensive,就是“矛”跟“盾”的关系,别人对你进行起诉,你可不可以对对方进行反制?那这个时候,要专利布局的时候,要考虑到这个功能,也就是你的专利不光是覆盖你的发明、你的产品,还要覆盖竞争对手的主要产品、主要市场。这是在国内成熟企业,这都是一个基本尝试,但是很多企业不一定知道,因为我们很多专利,(别人)看见说,为什么要申请专利啊?因为这是一个很好的发明,如果出于这种目的,这个专利出来可能是很好的一个技术,但不一定具有很高的商业价值,那当然还有一个就是,第三点,它有一个就是所谓的策略性实用,以及第四点是一个无形资产的重要组成部分,这三、四点是相关的,那我合在一块去分析,那最后一点,你专利覆盖面越广,写专利申请,尤其是披露发明的时候,还有写权利要求的时候要从各个角度,要想一想,能从越多人那收到钱越好,譬如说我们现在讲的机械类的,那你要想一下,设备制造商,还有你这个机械如果是机械反过来再用来制造别的产品的话,要想用这种机器制造出来产品,然后另外一个在美国就叫product-by-process,通过某种特殊的程序、方法造出来的产品,那么要从各个角度、各个不同的产业链上边都覆盖,这样的话,去进行专利运营的时候,这个专利就能卖比较好的价格,另外即使你不运营,你把这个专利卖给别人的时候,有这些的话,也是可以去很好的利用,这是第三个问题。
4.侵权成本低的话,如何发挥专利的价值,如何鼓励创新?目前国内专利诉讼胜诉后,企业能最底能获得多少赔偿?
朱韶斌:那第四个,侵权成本低的话如何发挥专利的价值如何鼓励创新?这确实是比较难的,因为在中国我们知道其实现在,因为我是美国律师,不是中国律师,所以我只能根据我所了解的,刚才我也做了一个简单的搜索,在国内现在平均就是13年、14年的数字差不多8万到10万人民币的这么一个平均的专利侵权赔偿,是非常低的了。那用一年多、两年多把诉讼打完,可能律师费用都不止那么点,然后辛辛苦苦去拿上7、8万,10万人民币,所以没办法比的。就像美国只要赢了官司的话,不可能这么低的。像三星跟和苹果的案子,互相各有胜负,那案子都是涉及几亿美金的赔偿额,当然律师费用也是相当高的几百万,像苹果跟三星的是上千万美元的律师费用,所以他那个侵权成本比较高,那我们谈专利运营也好,刚才谈专利的这四个方面的功能也好,都是比较能使上劲的,顺理成章的,那对于我们的侵权成本低的怎么办呢?还是需要的,因为我们讲一个侵权成本高低的话,这个可能不是由我们企业来决定的,也不是单个的,有很多专利运营公司就能把这个专利价格提起来,不可能的,达不到的,我认为这是一个社会系统工程,首先从司法上各个方面来做到,由于我们大家的意识上,另外一个诉讼的这种制度上,譬如说在中国没有discovery调查取证,侵权的证据可能还好,但是对于侵权赔偿的这种证据很难去证明,很难去收集这些证据,像在美国,原告也要给被告提供很多跟这个专利发明相关的证据,财务造成的损失,这些证据都要拿出来。那对于中国是比较比较难了,对于中国这种情况下怎么办呢?我认为这种境况还是在改善,你有了专利的话,你跟国外公司去合作,因为我有很多国内的这些公司,我们的客户,虽然大家在同样的一个专利保护不力的体系下,但是他们还是在不停地、不断地申请更多的、更好的专利。因为我们知道这时候基本上处于一个时间节点,大家可以想象未来5年、10年以及过去的5年、10年。那个时候不可能想象现在做知识产权的这么热门的,这么多人在做,形式一定是一直在改变的,并且你有了专利,进入国外市场,像美国、欧美的话,你有专利的话,对于你有的诉讼也好,你会避免很多这种风险,这还是值得的。所以我认为还是需要往远处,看国际,以国际的视野、以未来的视野去看这个事情,所以专利还是要发挥它的价值,是有很大的意义的。
5.像最后一个案子的详细资料,我们能去哪边找到呢?
朱韶斌:第7个问题是最后一个案子的详细资料,到哪边找到呢?这是一个公开的资料,因为我们在美国的很多网站上有的交费,有的不交费都能找到一些,交费的话比较全,我们律师的话,每年每天递交的新的这种诉讼,不论是专利的也好,尤其是专利的,因为我是美国专利律师做诉讼的、做申请、做许可的,所以你交费某些数据库,因为现在所有的诉状都是通过电子在网上交给法院的,所以他们马上就可以把信息当天就能数据收集的时候,当天就能发给我们,所以如果是大家以后需要哪方面的资料,如果您查不到,我相信那个patsnap应该也有办法的,然后如果大家有兴趣,对哪些案子,需要了解更多的这些资料可以跟我发微信,或者是邮件都可以的。
6.产品制造方法的取证一般如何操作?反向工程难以推定,法院立案需要多少证据?
朱韶斌:产品制造方法的取证一般如何操作?这个指的是专利吗?其实如果是专利的话,讲的是商业秘密,所以这个不太清楚,今天讲的专利的诉讼,所以按照专利去理解。产品制造方法的取证一般如何操作?那在美国是比较简单的,譬如说你那个设计图纸,什么都要交给对方,甚至连你的源代码都要交给对方,所以存在问题,我相信这个是问中国的,中国的话,据我所知,中国有很多种方法还是可以做到的,譬如说知道对方有这些文件,他不给你提供的话,可能可以通过法院,然后强制要求对方提供一个证据,然后另外一个大家也知道了,有很多这种调查公司其实他们是有办法,具体的话,因为我不在这个领域,但是据我所知,他们有时会派相当于是员工,作为一般的人,被雇佣进去,打入内部,然后取得一定证据之后,里外结合,法院会进行强制的诉权证据保全,那对于反向工程难以推定,法院立案需要多少证据?因为反向工程是中国的,我就不好答了,因为我是美国律师,我一知半解答错的话也不好,那底下我们可以再交流,如果是问美国的话,这个我可以跟大家分享
7.请教老师一个问题,专利有地域性,第四个案例,假设常州FIRST在中国有专利,美国公司在美国有同样的专利,这种在展会上展出的行为构成专利侵权吗?
朱韶斌:这个问题我不知道问的是什么意思,专利地域性我们都知道,那么常州FIRST,在时间上大家可以展出一下,因为这个案子很多背后的一些证据,说实话,因为案子刚刚开始,所以我们也知道背后还有多少可以挖掘出来的,这很有意思,如果这个案子打下去会非常具有戏剧性,我觉得非常有意思的证据还没挖掘出来,因为是这样的,我可以从原告、被告的方面去讲,原告说他从14年1月份跟CES展出了成品,然后他的专利肯定在展出之前交了,因为我们看见两个专利,一个是15年8月份取得的发明专利,那他的外观设计专利是2016年1月5号取得的,这是原告讲的故事。被告说他的产品开发,他没讲什么时候开发的,反正他的产品是15年出来的,15年4月份就递交了中国的专利,应该是外观设计或者是实用新型,因为他9月份就拿到了,半年就拿到了,顶多在年底的时候在美国递交了专利申请,因为那个还保密,查不到他是什么专利,那一个时间上去看,中国公司即使你有专利,你去美国,如果构成侵权的话,这个还是有侵权的,因为展会上展出的行为首先就是一个offer to sell(销售),另外一个你在美国进口,这也是会涉及到这种进口行为,这都是构成了侵权的一部分,当然如果你有自己的专利,尤其是有美国专利,这个就很有说服力,因为对于美国法官,对于美国陪审团来说,这家公司是创新性的公司,它并不是山寨公司,那这很有帮助的。
8.自己具有美国专利,但是不知道产品会不会侵权其他专利,但是美国客户还想买该产品,怎样在合同里约定,说明自己不是恶意侵权?
朱韶斌:这些两方面都可以做,一个是在合同上,我们叫 indemnification clause就是侵权补偿条款,其实一般来说你作为供应商,客户不要求你的话,你是不主动提供这些的,因为这完全是由市场地位来决定是不是愿意接受这种条款,但这种侵权赔偿条款,一般有3个方面的内容,第一个你做出保证说我的产品是不侵权的,据你所知to my best knowledge这之类的话。据你所知,你的产品是不会侵权的,没有侵权。
第二点如果发生诉讼的话,你要去出面或者你要去帮对方去打这个诉讼,那第三点对方因为诉讼发生的一些损失,譬如侵权赔偿,诸如此类,那你要去补偿对方的。那三点,尤其是要涉及到花钱这方面,就后边两点的话,除非是你没有选择的时候,你才会加这个条款,一般都不加的,就像我们大家知道高通在中国授权,它的专利,是标准必要专利,给千家万户中国的企业用,他从来不加这一点indemnification clause。那我们知道在手机领域,高通它的芯片是被广泛使用的,那很多产品中国企业在美国被告侵权都是因为高通的芯片侵权,但是高通没有这种indemnification clause,所以中国公司没办法,所以他们都是自己在打这个诉讼,所以这个完全是由市场地位来决定的,那对于另外一个,譬如说美国客户买这个,然后反过来一点,就是indemnification clause包括进去的话,譬如说你站在美国客户的角度去想,如果是供应商,即使有这个indemnification clause,供应商那个时候它的财力还好,能支付得起这些费用,当然是好了,如果付不起怎么办?所以这也有些风险,另外一个对你客户,怎么去减少风险呢,你帮他怎么减少降低风险呢?这往往是一般美国客户要求中国的供应商请美国的比较知名的律师事务所去做这种专利的不侵权分析做完之后,出具一个正式的不侵权分析的一个意见书,对于前边如果你已经知道哪些专利你就做。如果不知道的话做FTO,自由运作的尽职调查,也写一个报告。这些是美国的客户、美国的经销商或者是你的销售代表,他们是需要这东西的,这是对客户比较好的一个保护,当然出于这种律师客户之间claim privilege的特权保护的话,一般我们不建议你把你所有的,你原原本本的这些美国律师帮你出的这种意见给你的客户,当然你可以提供一、两页的,就让美国律师帮你出一、两页的summary这种总结性的东西,很简单的把基本的、结论性的东西告诉对方,那你美国客户就可以安心的、宽心,他就不会在你这边找问题。
9.撰写专利的时候很难从诉讼的角度来考虑如何更好撰写和申请,不过利用智慧芽的专利分析和专利预警功能确实是一种很好的方法,那您能从美国律师的角度来给我们谈谈企业IPR如何更好利用这样专业数据库进行专利布局吗?
朱韶斌:这是一个一体两面的事情,甚至对于企业的,你去写专利的时候,你肯定要盯着你竞争对手,就跟下棋一样,盯着你竞争对手去布局,你的专利一定是这样的,如果你不盯着你的竞争对手去写的话,那说明你不知道、还没有意识到你的专利是用来干什么的,因为你首先要知道谁是你的竞争对手,这是你首要明确的,并且竞争对手不止一家,另外一个对于产业链都要知道、了解,从上游到下游都要了解,你的专利最好能从各个角度、各个环节都有布局,这样的话就比较好,那利用智慧芽的专利分析、专利预警的功能也是很好的,譬如说专利分析的话,你找一下就相当于专利地图一样,patent landscape,这样出来的话,噢,哪些还是绿地,还没有被人占用,哪些已经是专利荆棘密布的地方,哪些地方已经是满了,那你根据这个,你就知道会抢占一些还是绿地的地方,但是又是大家必经之地,你不能去抢占一个,大家都不申请专利,因为它没用,那个专利就没用了,所以你要看,就是以未来的眼光看,就相当于你在通向未来的高速公路上给他设一个收费站,所以你基本上要预计,要做到这一点,像专利预警也是一样,专利预警就像刚才我讲的FTO一样,你找这样一些专利就是要通过FTO这种自由运作的尽职调查做完之后,你基本上知道,这个专利,你的产品要有风险会在哪些方面?并且这个专利你要分析之后,知道他的专利是做哪个产品的哪个部分,这样心里比较有底,所以最后你的专利申请做的好的话,应该是这样的,对于机械类的,在对于你自己的关键的产品上有几项专利去保护你的这些产品的发明,同时也要看别人,包括你竞争对手或者是跟你不是直接竞争对手,但是相关行业的这领域里边,别人的产品、别人的专业有没有覆盖你的产品,这些信息要有,那反过来要从竞争对手,就说这个产业链各个角度去看,你有没有哪些专利覆盖这些,覆盖你竞争对手的,覆盖这些产业链这些环节,这些别人产品的专利,要看它自己有多少专利,但实际智慧芽的专利分析、专利预警是可以帮你做到这些的,这样的话你就有一个,就说你公司老总说,因为我们今天花了100万人民币申请专利,那给我看一看,我这个专利花这些钱,都申请了哪些专利,在哪些领域,那同时看看我的竞争对手,还有在这个业界,这个产业链里边我的专利布局是怎么样的一个现状,那你如果是5到10分钟,立马能给他拿出来这么一个报告的话,那说明你老板花那100万人民币太值了,那如果说我们还是做了好几年,申请专利也是几百件,还是稀里糊涂的,那这个钱可能老板就知道,他花钱好像有点冤的慌。到现在为止,我就回答到这里。
caugcy
谢谢分享
CPUAlex
学习
patentman
老师讲的好!
智慧芽小助理
客气客气 :) //@jhpat:下载下来了,谢谢。
jhpat
下载下来了,谢谢。 //@智慧芽小助理:多谢指出,PDF课件现在已经可以重新下载了 :)
智慧芽小助理
多谢指出,PDF课件现在已经可以重新下载了 :) //@jhpat:老师,ppt课件下载不了
智慧芽小助理
点击下载,应该会有界面来下载课件哈 //@jhpat:老师,ppt课件下载不了
智慧芽小助理
可以下载了吗? //@jhpat:老师,ppt课件下载不了
jhpat
老师,ppt课件下载不了
zhaofangair
感谢朱律师,讲的特别好,也谢谢智慧芽这个平台的幕后工作者~
candice880814
谢谢朱律师!讲的真好!
358729171
如果有发现侵权风险,美国律师是否不能出具FTO报告?还是诚实出具报告?
zhaohuawei696
中国侵权方如果故意侵权,如何保护自己的权益,有司法机关强制执行吗?
智慧芽小助理
互动问答环节到此结束哦~
Dandan Chen
朱老师,我们撰写专利的时候,其实很难从诉讼的角度来想如何更好地撰写或申请,不过利用智慧芽的专利分析和专利预警等功能确实是一种很好的方法,那您从美国律师的角度能给我们谈谈该企业IPR如何更好利用这样的专业数据库来分析和布局吗?
zhuanli01
自己具有美国专利,但是不知道产品会不会侵权其他专利,但是美国客户还想买该产品,怎样在合同里约定,说明自己不是恶意侵权?
wer571
我也想看这些诉讼案子的详细资料,这样认识会比较深入 //@candice880814:请教老师一个问题,专利有地域性,第四个案例,假设常州FIRST在中国有专利,美国公司在美国有同样的专利,这种在展会上展出的行为构成专利侵权吗?
tiaotiao
朱律师,比如像最后一个案子的详细资料,我们能去哪边找到呢?
358729171
青椒朱律师,产品制造方法的取证一般如何操作?反向工程难以推定,法院立案需要多少证据?
candice880814
请教老师一个问题,专利有地域性,第四个案例,假设常州FIRST在中国有专利,美国公司在美国有同样的专利,这种在展会上展出的行为构成专利侵权吗?