Q&A实录：

1.无效提出时，复审委员通知法院，这一动作是应申请人提出还是会自动提出？

巩克栋：第 1个问题，不是自动提出的，而是受理的无效宣告请求必须涉及专利侵权案件的，这是前提。专利复审委员会可以应人民法院、地方知识产权管理部门或者当事人的 请求，只有满足这两种情况，才会向处理该侵权案件的人民法院或者地方知识产权管理部门发出无效宣告请求案件的审查状态通知书，所以这个程序不是自动产生 的，而是应人民法院、地方知识产权管理部门或者当事人的请求提出的，而且这个无效宣告请求必须涉及专利侵权案件，满足这两个条件才会寄出审查状态通知书。
 
2.请问，您觉得申请人面对专利复审要做哪些前期工作？

巩克栋：对于专利复审，我觉得申请人或者代理人，其实也没有多少前期工作可以做，也就是说正常的复审，其实相当一个正常的答复审查意见，你可以举一些证据，也可以查询一些专业期刊，或者相应的文献，所谓的反证来反驳审查员的论据，这种情况是可以的。对于复审，其实就相当于答复一个审查意见，不见得一定按照审查员的思路走，比方说审查员认为权利要求1相交于对比文件1和对比文件2的结合，不具备创造性，其中的理由之一，比方说是的对比文件1公开了某某特征，区别特征就在于“1234”。区别特征123呢，对比文件2公开了，区别特征4是公知常识，是这个思路。你没有必要完全按照他的思路，跟着他一步一步走，你没有必要反驳他是不是一定是公知常识，一定是有限值的实验，这种情形下你可以从其他的能使专利一定获得创造性的状态，比方说解决不一样的技术问题，实现不一样的技术效果，这种情形都是可以，从我个人的从业经验来讲，在答复审查意见或者在无效，或者是在复审请求时，如果说一味反驳审查员的意见，这个时候成功的几率还是比较低的，因为相对来讲审查员还是经过相应的培训，从业时间也比较长，或者是他的检索也比较充分，一般情况下他的认定出现错误的几率还是相对来说不是特别的大，多数情况下是从另一个方面，你不要按照他的思路走，你从另一个途径来进行答复的话，这样授权的几率反而可以高一点，审查员从他个人情绪上也更能接受一些。

3.通知书答复的时候，是尽早答复容易被审查员接受；还是拖到绝限内，等审查员都忘的差不多了，在答复容易被审查员接受？如何针对审查员的惯用技术手段、容易想到、进行答复?

巩克栋：第3个问题我个人的意见是倾向于拖到绝限，如果说你的客户不是要求尽快拿授权通知书，时间比较宽裕的话，这个时候一定要拖到最后的期限答复。为什么？有两个理由，第一个理由，如果说审查员发出第一份的审查通知书或者是中通，他的理由是你不具备新颖性，不具备创造性，或者说他得出的结论是不利于授权的话，这种 情形下，你如果收到通知书以后立马答复，审查员这个时候可能对这个案例印象还比较深。他也很难轻易改变观点，这个时候我觉得反而是不利于你取得预想的结果的，你拖到时间比较长一些，比方说OA1，拖到15天加4个月：OA2或者中通拖到15天加2个月再做答复，这个时候审查员已经把他之前的所有东西忘得差不多了，他需要重新阅卷、重新理解，这个时候反而有可能改变观点，认同你的观点，所以这个时候，从这一点来讲是有利于授权的，我刚才讲了，它是有两个理由，第二个理由，答复通知书对代理人、对申请人来讲是有时限要求的，同样对于审查员来讲，他处理答复意见也是对他有时限要求的，据其内部要求，可能各部门 它的要求是不一样，但是它都是有要求的。除此之外，国知局对相应的审查员每年的任务量有要求，除此之外还要求平均结案，这就是说，他每个月能接多少个案子 是有要求的，而且是比较平均的，这个时候大家可以这样想，如果你飞快的答复，假设这一个月进来20个案子，这20个案子都符合授权的条件，他一定要做出授权决定， 但是20个肯定超额了，那这个时候他就没有办法了，他为了控制均匀结案，他肯定会把其中有些案子再发一个通知书出去控制一下。所以我的建议是能尽量往后拖，就往后拖一下。不要着急，收到的第一份审查通知书或第二份通知书以后不要立马答复，除非是你的客户，你的当事人要尽快获得专利权。

4.在专利无效程序中，审查员的角色定位应该如何呢？审查员在这个阶段是否仍应当充当公众的代言人，还仅仅是一个居间裁判的角色？

巩克栋：我刚刚在PPT里也讲了，他是一个居中的角色，他其实就是类似于法官的角色，他必须不偏不倚，不能偏袒于请求人也不能偏袒于被请求人，绝对不可能是为了维护公众利益，或者为了维护当事人的利益，他是一个居中的角色。

5.请问专利无效程序中，不委托代理机构，直接委托专利代理人可以吗？如果可以，专利代理人权限有哪些？与委托代理机构或公民代理之间又有何区别?

巩克栋：答案是绝对不可以，除了对代理人的限制，除了相应的法规有代理人的调解外，绝不能私下接受委托，所以说对于一个从业的代理人，他必须从所里面，有相应的委托才行，不能私下接受委托，否则就会被处理。但是刚才的问题可以扩展一下，如果说可以委托以后，代表人的区别和公民代理的区别有哪些？公民代理只能是一般代 理，他没有和解的权力。而所里面委托的代理人，他是根据当事人授权，他可以是一般代理，也可以是全权代理的，这点区别是比较大的。而公民代理只能是一般代 理。

6.无效过程当中，专利权人因为无效请求人证据给力，相互和解了，其他人是否以相同的证据和理由再次提出无效请求？

巩克栋：答案是第三方肯定可以的，因为“一事不再理”必须是审理过才可以，第二，他们和解了，这份证据和理由是没有经过专利复审委员会合议组进行审理过的，所以他不适用于一事不再理原则。属于当时后面的三条例外中的情形之一。

7.在专利申请之前已有产品，可以无效吗？这种举证一般要求什么证据?

巩克栋：答案是可以，因为这就是属于专利法意义上的使用公开，对于使用公开，它的要求比较的特殊，因为使用公开的话，都是对于无效的时候，发生的是一个历史的事情， 你进行举证的时候有一定的困难，你必须有证据证明在申请日之前，这个产品已经公开了，你必须要有合同、相应的产品、相应的功能书之类，这一块大家可以参看 一下相应的司法规定，这里面就有详细的规定。对于使用公开，它要求比较多，也比较严格，我在复省委的时候曾经碰到过一个案子，是涉及到使用公开的，当时他 们提了一份工程书，工程书也有瑕疵，工程书一般是要有两个工作人员签名的，他的工程书只有一份工作人员的签名，同时他认定的事实是，我在某年某月某日查封 了某个仓库，它里面的产品是某年某月某日制造的，当时我们对这份证据的争议比较大，因为你公证的话，公证员只能看到在查封当天的情景，至于这个东西是什么时候生产的，他没有办法公证，最后这个工程书的证据，我们就没有采信，当然我们不能对他的事实发表意见，我们基于这个工程书，以瑕疵为由有没有认工程书。


8.无效程序中稻草人多吗？

巩克栋：答案是不多，为什么不多，因为稻草人相对来讲是一个比较高端一些的策略，一般的这个申请人或者是一般的专利权人，其实想不到这个策略的，只有一些对法律特别精通，或者说在这个行业从业时间比较长的人，他知道这个策略，并不是说每一个专利权人都能明了的，而同时专利审查当中过的漏过的这些对比文件来讲，几率也不是很大的。

9.无效时是以创造性的理由维持专利权有效，进入法院时，是否可以以新颖性的理由驳回复审委的决定？

巩克栋：这个答案是不可能的。因为这是请求原则，法院只会对你当时设计的证据和理由进行审查，你如果在无效请求理由的时候，没有提出新颖性的无效理由，那么法院在这 种情形下是不进行审理的，除非是你在无效请求的时候，提出了新颖性的理由，同时也提出了创造性的理由，最终复审委以具备新颖性、创造性维持了驳回决定，这 个时候法院才会进行审理新颖性的问题。而且关键是你在向法院提起诉讼的时候，一定要提出理由，复审委合议组对于无效的新颖性的认定是错误的，请求撤销他的认定，必须要有请求才可以，法院不会自作主张引入新的理由和证据。

10.双方和解后，会结案吗？后面其他人以同样的理由提出无效，是不是也是不予受理？

巩克栋：答案是会的，你和解以后，相当于这个案子已经撤回了，复审委不会再进行审查了，一般情况下是这样的。 对于和解以后的证据的认定，刚才回答过了，因为这些证据和理由没有经过复审委合议组的审查，因此不适用于一事不再理原则，这个时候其他人，包括第三方是可以以同样的理由和证据提出无效请求的，复审委会立案，会进行审查的。

11.最高法刚发布的专利侵权纠纷解释二，对于专利无效部分的一些新变化，能否解读一下？

巩克栋：这一块是一个热点，我手头边刚刚详细的没打开来，但是我印象当中记得是，其中最大的几点是关于暂停的，像之前侵权诉讼暂停的，之前的时候一般情况下，会等待 专利复审委员会做出相应的决定以后，才会继续进行审理或审查，现在出了新的司法解释二，一个总的趋势是加快点审查。它会先做出相应的决定，等复审委员会做 出了决定以后，你可以再重新提出相应的东西，这是最大的一点变化。