1、老师您好！美国专利有那几种，和国内一样吗？

王宁玲：下面我就来给大家做答疑的环节，现在我们有收到一些问题，所以我先从最简单的问题开始。

这个问题相对来说比较简单，在美国主要的专利有 utility patent的，实际上跟国内的发明专利是一样的。另外一个叫 design patent，跟国内的外观设计专利很相近。在美国是没有 utility model的，也就是说如果你想在美国使用递交实用新型专利是没有一个类别的，所以一般来讲，使用新型专利可以归到发明专利这部分来上交。这是第一个比较简单的问题。

2、请问王律师，在美国对侵权诉讼中所提交证据的来源有什么要求吗。如果证据是从共享文库比如百度文库下载的，判断为企业内部资料但未标明 confidential 的，可以作为证据提交吗，证据来源需要公证或者截图提供网址证明吗，谢谢！

王宁玲：这个是关于证据收集的。这个问题其实我觉得从根本上来讲，实际上是中国对证据的一个处理和在美国对证据处理非常大一个不一样的地方。在美国是有一个证据收集的过程，也就是我们讲到的 evidence 这个部分，证据的收集和处理的这个过程。在美国，证据一般不需要公证，证据一般不需要公证，双方如果有证据的话，都可以提交，关于证据的真实性这些问题，基本上双方都会认定对方交的应该是真实的，除非他有证据证明这个证据是不真实的。

关于从网站上下载的这些文件，其实比较重要的一点，你要证明是可以从哪下载的，不一定需要截图，当然更不需要公证，但更重要的是你需要把这个下载的地址提供出来，如果别人到了这个地址，看是否能够把这个文件下载。

关于这个内在资料是不是标confidential这件事，其实我知道很多的公司员工在公众场合里面做PPT的时候，也标个confidential，这个其实也没什么用，因为你已经在公众的场合里面在做这个演讲了，所以标不标，其实都没有多大用处。但是我觉得更重要的是如何来证明这份文件就是你公司的内部文件，这其实是需要双方来答辩的，也就是说可能我提出来说这是你的公司内部文件，然后你会有反驳的意见说这不是我的。如果在这个时候发生这样的纠纷或者这样的一个争议的时候，双方都需要有证据来证明自己的观点。这一点，我想可能跟中国对证据的处理方面非常不一样。

3、王老师，您好！请问如果企业的技术符合某项标准协议，比如 IEEE 的标准协议，如何知道协议是否涉及某些基础核心专利？企业的产品是否有侵权风险？如何取得授权？

王宁玲：最后一个问题留给这位学员，是关于问标准下的核心专利的问题。这个问题我觉得可能越来越多的中国企业会遇到这样的问题，大家可能也看到了微信上传了很多特别是关于标准下必要专利在国内下的一些大的诉讼，包括像苹果告高通，西电捷通告索尼、告苹果，这样的一些案件在国内其实是非常热的一个话题。当然这样的一个案例，在美国也是比较热的话题。如何知道协议是否涉及某些基础核心专利呢？这需要鼓励大家如果你所在的企业可能会涉及到一些标准协议的话，积极的去参与这些协议的制定，如果你有机会的话，我非常欣喜地看到我们国内的企业参加了现在5G的标准，包括华为的标准，很多专利已经被列入到核心标准专利里面。

这个时候这些东西你是可以看到的，它是如何评定的呢？其实有专门的专家来做这样的评定，而且公司也需要公开专利的信息，来成为核心标准专利。

企业的产品是否有侵权风险？我觉得如果你企业的产品是用到这个标准的，你肯定有侵权的风险的，你就会考虑应该如何去规避，或者有没有可能去获得授权，因为在标准下的核心专利进行授权，大家都知道需要满足FRAND的原则 fair, reasonable, non-discriminative, 你需要公平合理无歧视的这样一个许可费。最近也有一些案例，专门讲你如何来确定什么是FRAND的这种许可费率，我想这个话题可能我们可以作为一个单独的课题来跟大家做分享。

4、王老师好，有几个针对美国地区的 FTO 检索的问题：

- 美国 FTO 检索与国内范围的 FTO 检索，检索方式上有无差异？

- 检索字段的选取、分类号的选取有无差异？

- 有没有其他建议或者注意事项？

王宁玲：第一个问题是关于FTO的。从方式角度来讲，我觉得应该没有很大的差异，但是这个范围是不一样的，因为FTO的检索一般是按区域的，所以如果我做美国的FTO检索，所以我仅会检美国的专利或者是公开的专利申请。在国内做FTO，我可能就会做国内的这个范围。

检索字段的选取、分类号的选取有无差异？这一部分我觉得可能会找检索专家来答这个问题会好。关于检索字段的选取，我觉得如果是关键词的选取的话，我觉得这个思路应该是一样的，只不过一个是用的英文，一个是用的中文。关于分类号这部分，一般应该是一样的，各个国家可能稍微有一些差异的不同。

有没有其他建议或者注意事项？我觉得这里面关于检索问题，我觉得没有一家检索公司会跟你说，它能够100%的把所有的东西都检出来，所以如果公司内部自己有做一部分的检索的话，这样的信息告诉给律师，会有很大的帮助的，因为也确保说最后检索，就是由外部检索公司检索出来的信息，基本上包括我们已知的东西，所以这个部分是关于检索最后结果的情况，可能要按照每一个案子的不同点来看。

5、查到一个国内过期的专利，使用该专利技术，在美国会有风险吗？

王宁玲：大家也知道，在美国是否有风险，要看中国的专利在美国的专利是否有过期，如果说这个专利在美国没有过期，因为大家知道，在美国有专利延期的包括两类，一类是说如果在审查阶段，审查员有一些延误，你可以叫 patent  term extension，你可以要求延期。还有一种是在医药领域的，专门跟FDA，就是美国药监局审查有关的延期。如果美国的专利还没有延期的时候，你使用这个技术就可能有风险。有的朋友会说，因为我使用的这个技术已经在国内的专利上公开了，我国内的专利已经是过期了的，这个时候你要看国内的公开跟最后美国专利里面的权利要求，是否能够将美国权利要求无效，所以这里面不会在你做侵权的答辩中作为一个抗辩理由，而是你会专门的用这个过期的、中国的专利作为现有技术来无效在美国的这个专利，可以以这种形式。但是如果说这是一个同族的话，他们的有效申请日可能是一样的，国内的专利可能也不能作为现有技术，所以到时候还要看一下它日期的一个鉴定，因为如果都享有同样的优先权的话，它是不能作为现有技术的。所以这一点也希望大家考虑一下。

6、王老师好，想了解一下企业要进入美国市场，为规避潜在的知识产权风险，该提前做好哪些准备，需要提前多久准备？

王宁玲：下一个问题，我在之前的分享过程中，其实已经做了一些分享，关于做好哪些准备，我觉得最主要的就是如果有新产品、新技术或者是将自己的产品进入到美国市场之前，FTO的这个分析，不侵权的意见，如果很可能侵权的话，无效的分析和一些意见，我觉得这些都是需要做的。

需要提前多久准备？我觉得这就按公司，每个公司会有不同的一个步调，我的建议是越早准备越好，特别是如果你的这个产品已经能够定型的话，因为有些产品可能在还没定型之前，你做这些可能从某种角度上会太早，但是有些时候当你一个产品定型，但还没有进入市场之前，如果你能做一下的话，能够帮助你做一些规避设计，如果你发现你的产品有可能侵第三方的权，所以我的建议就是越早做越好，同时如果这样做的结果能够帮助企业尽早做一些规避的设计，我觉得这对企业规避风险是非常大的帮助的。

7、专利不可执行中，现有技术如果不是申请人没有检索到而不是故意不提交，能够也作为抗辩理由吗？

王宁玲：下一个问题，我知道我们今天的分享中关于专利的不可执行这个点，其实没有展开讲。其实这个点最核心的一个关键的法律要点，叫做unequal hand，unfair handss，或者说 dirty hands。

什么意思呢？就是说他一定有一个故意的行为，就是说如果他明知有这样的现有技术，而且这样的现有技术是跟专利非常相关的，他没有递交，你才可以说他的专利是不可执行的。如果说他本身并不知道，根本不知道这个现有技术，这个时候就不能用专利不可执行作为抗辩理由了。所以这一点可能需要澄清一下，比较核心的一点就是说它一定是有做错事，因为他有这个义务向美国专利商标局在申请的过程中，提交跟这个专利相关的文献，如果他故意不提交，这样才会有不可执行的抗辩理由。

8、老师说的的连续申请是分案吗？

王宁玲：基本上如果按照国内的讲法，应该叫做分案，但是在美国连续申请除了分案以外，还包括 continuation，它可能不是审查员要求的分案，但是你可以再交这个连续申请。所以连续申请的这个制度，在美国相对来讲是比较宽松的一个制度，也就是说像我在分享中提到的，只要你的母案还活着，你这个连续申请都是可以递交的。如果审查员给了restriction requirement 的话，你当然是可以交分案的，这也是毫无疑问的；如果审查员没有给 restriction requirement，在美国你还是可以通过连续申请，让你的申请保持活着的状态，来做后续的权利要求的修改。

9、对于美国专利侵权诉讼过程中，可否利用其他国家的审查历史作为其权利要求范围确定的依据？

王宁玲：下一个问题，这一点我想分两部分来回答，一部分回答是说是的，是可以作为依据的，这种依据一方面如果说是发明人自己说的话，也就是说发明人在其他国家为了同族的专利授权，向当地国家专利局提交的文件，如果是专利发明人自己说的这些话，这些话是可以用来在美国诉讼中使用的，这些证据会不会作为一个比较重要的证据，或者是一个绝对性的证据？我想这就要看他说的话，到底说了些什么。而且他说的那些话是否是针对涉案所要解释的这个权利要求来说的，这一点也是蛮重要的，因为很多的时候，这也就是为什么在美国专利侵权诉讼的过程中非常重要的，是你的律师知道你的这些答辩的点，到底对这个案子有多大的帮助。还有一个是为什么我们跟很多客户讲，不管是在哪个国家答OA的时候，你一定要小心，很多的时候不要说一些可能真正违背这个专利发明本身含义的这种话，因为这些话未来可能会被用在美国的诉讼过程中，对你造成不利的影响。所以这一部分请大家多关注一下，因为我后面会稍微讲一点关于在美国专利诉讼的过程中，证据收集的这个问题，因为刚才我看到有一个这样的问题，所以我在那个时候会跟大家再多说一些关于美国专利侵权诉讼过程中证据的一些问题。

10、美国专利法还是通用的吧？只是当中涉及管辖权这种民法相关的条款不同？

王宁玲：我看到还有一个问题，也是涉及到今天我们分享的一个案例。我想问这个问题的同学，可能就是针对我刚才讲的 TC Heartland 的那个案子。是这样的，TC Heartland的这个里面，实际上涉及的问题是关于审判地的问题，在审判地的这个问题中，高院当时认定专利法中的resides这个解释是如何解释的，也就是说居住这个词的解释，所以我的理解是，美国的专利法是用于审专利方面内容的。但是当涉及到一些跟民事相关的一些概念的时候，包括管辖权这样的概念的时候，它可能会用民法的内容作为参考，之前我记得也有一个案例，也是高院下来的一个案例。那个案例就明确说，你不能总是认为说美国专利法是特殊的，其实美国专利法也是在美国的许多民法的大法下的一个法律，所以在一些问题的判定上，可能也是要依据民法的一些条款来判定的。

11、对于连续申请，刚老师提到只要母案可以存活的话，可以不断提出连续分案申请，那在提出部分连续分案过程中可否增加新的技术方案？如果可以，那母案已公开的内容，是否会影响新加的技术方案的新创性？

王宁玲：这个问题是提的蛮好的问题，我想提这个问题的同学，肯定也是对美国比较了解，美国有一种是比较特殊的，部分连续申请，这一点是在部分连续申请中，你可以加入一些新的技术方案，也就是说你提交部分连续申请的时候，你可以重新修改你的说明书，同时你也可以增加一些权利要求项，只要这个说明书有支持的。在这个过程中，其实做部分连续申请，其实是一个非常高技能的一个技术活，为什么这么说呢？就是因为当你有新的技术增加的时候，你首先要确定的第一点就是说这样的技术是否有它的新颖性和创造性，当我们在给客户做这种部分连续申请的时候，我们首先做的第一件事是要评估它新加入的这个新的技术方案到底是否有新颖性和创造性，这样比较的时候，一定会看的，就是在它母案的基础上是否有新颖性和创造性。

而且当我这样的部分连续申请递交上去之后，我的专利要求项的优先权日或者最早的申请日也会不一样，因为如果说我某一个权利要求项是通过在说明书的新加的内容支持的这种权利要求项，我就会享有新的优先权，也就是我后来的这个申请日。这个时候我可能就会多出一部分的现有技术，这部分现有技术就是从我的母案申请日到我新提交的部分连续申请日之间，这一段时间出现的现有技术。

所以每次分析的时候，你分析某一个现有技术是否会对权利要求有新颖性和创造性打击的时候，你也是要按照每一个权利要求项来分的。所以从这个角度来讲，对于部分连续申请的时候，一定要做好这样的分析，而且自己心里要比较有数，哪个权利要求项是依赖于新加的这些内容，哪个不是。

12、国内对于实用新型在创造性方面的审查要求比发明专利要低，那对于美国而言是没有实用新型专利，那国内的实用新型专利进入美国申请的话，是否其授权可能性会比较低？对于实新专利那是否还有必要到美国布局？

王宁玲：我觉得这个问题是问的蛮好的一个问题，就是我刚才讲的关于实用新型的这部分。实用新型虽然说在国内比发明专利的这个审查要求低，并不意味着说你的授权前景就低，这一定要看你到底是如何撰写的，这就是我们非常强调的一点，特别是跟我们客户强调的一点，就是当你要求做美国申请的时候，你尽可能地需要把你的说明书写的更全面，不仅仅是实施例，仅仅是对一个技术问题的解决方案，我觉得更重要的是你如何从发明的高度来写这个专利申请。而且很多的时候撰写人其实跟发明人在一起，会有很多的思想火花的碰撞，也会想到很多新的角度来写你这个发明。这个其实我觉得在美国，如果你做这方面专利申请的撰写的时候，你就会发现还是蛮有挑战性的，而且这一点，所以从我自己的经验看，我觉得还是实用新型到美国去做申请，我觉得还是有价值的，如果你能够把它写的比较好，而且它对于新型性、创造性的分析，之前如果能够做一些的话，我觉得也会有很大的帮助。

13、请问对于国内企业生产的产品，其产品是通过美国代理商在美国销售侵权产品，然后该中国企业在美国并没有注册地也没相关子公司，那对于管辖权这块如何确定呢？

王宁玲：这也是问的很好的一个问题，这也是可能很多中国公司面临的一个情况，如果是这样的一个事实的话，在美国联邦地区法院，它对你是没有管辖权的，也就是说因为你的产品到了美国，但是你的人没有去，美国联邦地区的法院，它的管辖权是对人的，但是因为你的产品进入了美国的海关，通过美国的海关进入了中国，这个时候美国国际贸易委员会对你是有管辖权的，因为美国国际贸易委员会的管辖是在物的管辖，而不是在人的管辖，这也就是为什么很多中国公司，他们就处于这种状况，他们的公司没有在美国有任何的商业行为，也没有任何的团队，但是他的产品通过代理商进入到了美国，这个时候就会发生他的竞争对手在美国通过337国际贸易委员会的调查来对他进行专利的诉讼，所以这也是我们为什么最近这几年看到的越来越多的中国公司，因为他现在有很多的产品进到美国，所以在美国被告。

14、推荐相关书籍？   

王宁玲：我其实可以跟大家说，我真的没有读过美国诉讼的这个书籍，我其实觉得如果大家对美国诉讼感兴趣的话，其实可以多看一下美国的案例，尤其是最近高院的一些案例和国际联邦巡回上诉法院新出来的案例。这些在网站上都可以找到，都是公开的信息，而这些里面其实对涉案具体的法律内容，其实说的蛮详细的。如果说大家感兴趣关于诉讼的一些技巧，还是证据收集的过程，我知道飞翰这边有很多的讲座，然后也发了很多的PPT，如果说大家有感兴趣的话，也欢迎大家参与飞翰的这些培训活动。