Q&A实录：

1、收到侵权警告函该如何应对？

谭宗成：这个事情要认真对待，但也不要过于紧张。我的客户有一次就收到过诺基亚发送的侵权警告函，当时我们就给诺基亚那边回函请求提供claim chart（权力要求比对表）。这样才能知道我方的产品落在对方哪一项专利或者哪几项专利的保护范围。回函之后，诺基亚就没有动静了，这是处理的一种方式,就是收到侵权警告函之后，要积极面对，如果侵权警告函非常笼统或者宽泛的，那就要求对方提供进一步的信息。如果对方不提供，那么就可以要求对方不要再骚扰我方；如果对方提供权利要求比对表，那要进一步分析，我方的产品是否落入对方的权利人警告的专利权保护范围。对方可能进行侵权比对的时候也比较笼统， 甚至对技术特征的划分都比较模糊，那我们就要找专业人士来分析，尤其是发明和实用新型。不过外观设计看上去简单，其实判断近似侵权的时候，里面的学问也是很深的。像今年最高院公布的十大案例里，排在第二的健龙卫浴的外观设计专利案件，一审判侵权，二审判不侵权，而最高院纠正了二审的判决结果，认定侵权。说明最高院对外观设计的判定，近似是否落入保护范围,其实也在发生变化。而对于发明和实用新型，尤其是权力要求的比对，技术特征的划分是重中之重，我们要掌握一些判定侵权的基本原则，比如明显看到对方的权力要求不能区分特征,或我方的产品没有全面覆盖对方的权力要求，这个时候，我们就可以名正言顺的给对方回函，说我方产品没有落入贵公司专利的保护范围，敬请收到此函一个月之内，撤回警告或提起侵权诉讼。如果对方拒绝的话，我方可以在这个函发出之日起两个月 内，提起确认不侵权之诉。这种时候，我方跟对方交涉取证的费用，其实也可以作为合理开支要求法院支持，像刚才提到的第二个案例，最高院最后也支持了双环要求返还共一千六百万的赔偿合理开支的诉求，这是一种方式。
还有一种方式，就是收到警告函之后消极应对，目前，涉嫌侵权方普遍对很多商业性维权的警告函不太在意，尤其在著作权领域特别普遍。比如涉及到软件的Offer key,或者Photoshop（ Adobe公司的），还有现在有一个趋势就是涉及到字体的，如方正也在委托律师大面积发函，或者他们公司自己的商务部门或者法务部门在做这种工作。有很多涉嫌侵权的公司，在收到警告函之后，比较消极，不愿意处理，到最后对方的态度确实很强硬，或者说已经申请行政查处了，实在没辙的时候可能就是会拿到对方许可。这种方式就是通过和解，没必要去法院，这也是一种处理方式。
再就是，如果发现对方的侵权警告函出现捏造或者虚假的事实，而且这些事实，不光通过比较私密的邮件函件，还在对方公司的门户网站或者平面媒体，或者现在的电子媒体上进行大范围的宣传。这种时候，像刚才第二个案例有一段我没提到的，本田公司当时委托律师在第二阶段给对方很多经销商都发函，造成竞争对手很多生意根本没法做，这时要搜集证据，不光是提起确认不侵权之诉，还要做反不正当竞争的反商业诋毁的诉讼。这时我们可以要求对方赔偿。尤其像现在国务院法制办征求专利法修正案意见已结束，这个修正案里面就提到了故意侵权，而且通过的可能性 是非常大的。最主要的就是拿到警告函的时候，要积极一点，不要像以前那样普遍采取消极应对的方式。请专业人士分析一下，到底有没有侵权。如果没有，就可以 语气强硬的说我方没有落入贵公司专利的保护范围，请不要再骚扰我方。如果我方涉嫌落入对方的保护范围，但是也不确定，这种时候可以跟对方协商，对于授权许可、费用方面尽量往下面谈。如果经过分析已经非常明确落入对方的保护范围，这时显然主动跟权利人沟通协商，建立起协商机制，争取在商言商，能拿许可也是比较好的。

2、知识产权侵权警告函发之前要做哪些工作？这里面有什么战略可以使用，使效果或者是自身利益最大化？

谭宗成：在发送侵权警告函之前要做的工作，首先是要确认一下我方权力凭证是否在有效状态，这个非常关键。第二，发函之前要做细致的侵权比对分析，第一次发函时不一定给对方提供非常详细的侵权比对表，而且国内目前法院也没有要求，像理邦和迈瑞那个案例里，迈瑞的律师就列了七个专利和十几种产品，笼统的说涉嫌侵权，并发给对方的经销商。虽然迈瑞最后打赢了这个官司，但这种内容非常宽泛的函件其实对权利人是很不利的。我们要做到知己知彼，这样的话发函的意义才比较大。
第 三个，要对发函对象做区分，比如说如果能够直接发给作为源头的制造商，制造商停止的话，经销商、销售这些环节都好办。但有时制造商比较顽固，或者制造商很难确认的时候，那发给销售商，尤其是现在提到的电商平台，淘宝也好、京东也好，都有比较完善的知识产权投诉机制，它收到这种投诉意见之后还是会积极处理的。像天猫会要求涉嫌侵权这一方就是被投诉这一方进行答辩，答辩之后，天猫会做判断，如果明显侵权的，就会勒令产品下架，如果明显不侵权，还是可能继续在平台上面销售。
发函之后怎么办，发函之后会面临两种结果，第一种是对方可能找我方沟通协调，比如说获取我方许可；第二种对方可能是消极应对，这时我们需要在发函之前做证据固定的工作。因为发函就是提醒，可能有一些电子证据或者其他的证据，对方会隐匿或者销毁，如果我们前期没有进行证据固定，对方收到警告函后私下就会把所有证据都销毁掉，我方再去起诉就很困难了。所以证据固定很重要，比如说电商的公证，或者购买样品公证等有必要做一下。
如何实现效果和自身利益最大化，当然我们是希望能够立竿见影，比如给淘宝、天猫投诉，对方马上下架，这时效果就比较好。要实现自身利益最大化，第一个要考虑效 率问题，第二个要考虑成本问题，第三个要考虑最后收益问题。比如说现在一个专利侵权诉讼要持续一年到两年，三年没结案的都有。最后赔偿像外观设计侵权，有可能就3万、5万，虽然最后也拿到了一定的赔偿，但效率不高。这时可以考虑是否许可，比如进行协商，加工一台或是销售一台，我方提成多少钱，对于前期的侵 权行为，对方一次性给我方赔偿多少钱。并不是说权利人一定要把所有涉嫌侵权的竞争对手都消灭，才能实现效益最大化，还是要平衡一下自身的加工制造能力，或者营销能力，有可能通过许可一些权利拿许可费，效益会更高。
什么战略可以使用？有些是商业性质的警告，有些是想真正实现一段时间的垄断。像刚才说的在软件领域，商业性质的警告是比较普遍的。警告涉嫌侵权的公司，不是想要真正起诉并获得赔偿，而是想在对方那里推动正版化。比如说，Offer key找到侵权端口比较多的公司能够把自己正版化的软件销售出去，后期每年还有升级维护的长期收益，才真正达到实现正版化目的。我们要解决争议，而不是说要把竞争对手树立在对立面。

3、如何界定知识产权侵权警告函是合法警告还是非法警告？

谭宗成：如何界定知识产权侵权警告函是合法警告还是非法警告，在这里我们要理清界限，可能这界限不一定非常清晰，但是我们作为行业从业人员，都要有基本判断，就是不要逾越这个界限。比如说合法警告，自己的权利凭证是有的，而且权利相对来说比较稳定，并且针对警告对象的行为也买过样品进行分析比对，这时进行正当的维权，显然是合法警告，能够得到法律或司法解释的支持。
关键是不正当使用，就是所谓的非法警告，非法警告主要是在哪些方面呢？第一个，权利凭证本身就有瑕疵。比如有一些专利都已经停止交年费，但是权利人没有这方面的意识，以为申请之后就万事大吉了，这种时候一定要注意。第二个，专利到底是权利，还是 荣誉证书，其实权利人很清楚，一些权利人对现有技术申请专利，或者明明都在销售产品了，而且卖得很火，才去申请专利；或者有一些权利人也有一定的意识，也做了一些工作，比如说对外观设计和实用新型做了专利权评价报告，但是这个专利权评价报告非常负面，有可能连新颖性都没有，有可能就是明显没有什么创造性的有缺陷的结论。这时权利人提起侵权诉讼，对方请律师来对抗，就很容易露馅。通过侵权警告的方式来恐吓对方，可能就会达到一定的效果；但如果恐吓得不好，有可能会涉嫌不正当竞争，违背诚实信用原则。第三个就是对于警告的对象，一定要注意，不能够通过媒体、报刊等方式毫无针对性指责对方涉嫌侵权，而没有实质性内容，这时就超出了维权的边界。同时发函过程当中，不得捏造散布虚伪事实，不要损害对方商誉，这个是需要注意的。

4、针对外观和实用新型发函前需要做专利权评估吗？

谭宗成：针对外观和实用新型发函前需要做专利权评估，就是向专利局申请专利权评价报告，如果做了肯定是更好，没做也不是不可以维权。目前法院立案，包括审理，到最后判决，也并没有把外观和实用新型的专利权评价报告作为必要的证据，而是如果被告在答辩期内提到无效，这个案子有可能会被终止，法院如果觉得这个外观或者实用新型明显就会被无效，或者明显属于现有技术，这时法院也可以要求提供专利权评估报告。专利权评估并不是必需要求，但是现在天猫，或者有些电商平台为了规避自身的一些责任会要求比较苛刻。发送律师函或侵权警告函并一定要先拿到专利权评价报告，没有这个专利权评价报告，即便是我方专利最后被无效掉了，也不能说存在恶意。

5、有个客户收到国外一家企业的外观侵权律师函，请问应该如何回复？

谭宗成：这个我刚才已经做了一些分享，就是拿到侵权警告函，要看对方是否做了涉嫌侵权的比对，比如说对方把专利单行本上面的六视图、立体图跟我方涉嫌侵权的产品进行比对。如果没有比对，写的比较宽泛，我方可以做比对，就是根据外观专利侵权判定的要件，比如一般消费者，整体观察，综合判断，相同，相近似，对比发现差距很大的话，那么我方就直接可以回应对方，就是要对方撤回警告或者我方进行确认不侵权之诉。这种时候，要知己知彼，分析之后，要比较客观的来跟对方沟通，讲法律、讲事实。