朱韶斌:基本上中国企业应对美国的诉讼,那我们就讲337跟联邦地区法院的诉讼。中国企业,虽然我们刚才讲他的实力在一天一天的增长,自己企业的产品越来越好,但是我们觉得中国企业跟国际上已经成熟的这些企业还是有一定差距,所以我们不鼓励他们,就是说这种知识产权战争,尤其是专利战争,它是商业的一部分,所以要想一下我去应诉,积极应诉,我想得到什么样的商业结果、商业目的我就算作赢,因为打诉讼的时候,不是说我从刚开始一直打到最后美国的陪审团一直到上诉,穷尽一切,我赢了才算赢,但那时候赢了可能也是输了,因为你花那么多钱,比如说我只是一个产品,只是20万标的的产品,我去花200万去打这个官司值不值得。所以首先要考虑到我在这里面所有的成本,我在这里面撤诉的标的,价值究竟有多大,在这个基础上我们制定相应的策略。
前几年我们企业基本上也还是这个思路,只不过现在越来越明晰,法律提供了这么多途径,这么多工具,我究竟用什么样的一个工具箱里的一些工具,我用哪一项对我用钱最少,取得我想达到的效果,用最少的钱达到我想要的效果,这就是中国公司每一个老总他们希望达到的。其实应该是有办法可以这么做到的,因为案件还没结束,不能透露太多的事情。我们帮中国公司打,我们首先要看,你的标的现在是多少,美国市场对你是不是特别重要,需不需要花那么大的价钱那么大的精力去打这个诉讼,因为诉讼的话首先律师费用,另外要花上你很多的精力去做这件事情,也会影响你正常的经营、销售、生产、研发,所以你考虑这些之后,想一下,究竟怎么样去实现我的目的。比如说我只是想要保住美国的市场,那我可能就说要让对方知难而退,包括现在,因为有一些最新的法律发生一些变化,对中国企业其实很有利的。一会会谈到一些别的案例,其中一些法律,比如说在美国,前几年一些联邦上诉巡回法院,还有一些是美国最高院一些案例出来之后,比如说他有一个案子,说我如果在美国没有直接销售,那我可能是没有直接侵权的,因为知识产权尤其专利侵权是几类行为,一个是制造、使用、销售、许诺销售,另外是进口,这五种行为。比如说各种原因,他不告这些侵权者,因为这些侵权者往往是两方的客户,那个案子里面就是,真正这些侵权者是双方的客户,他不愿意告自己的客户,所以他就告后面给他的客户提供产品的,就是说这种供应商,供应商在美国没有直接销售,他虽然在美国有一些谈判,合同的具体的商谈,这种行为的发生,但他的合同,比如说签订的地方,另外就是合同的实施地方,比如把货物只是在美国岸口之外把货卖给了第三方,第三方又经过很多手续进入美国,那我在美国旧没有直接的这些侵权行为。你要告只能告间接侵权,因为间接侵权要求证明你在主观上,我知道这个专利,另外我知道这个之间行为可能在美国造成侵权,所以需要一个主观上的这种主观意图。直接侵权是一种严格责任的行为,我不管你主观有没有过错,只要做了就造成这些侵权。但间接侵权必须我意图上有刚才讲的两个要素,才可以算成间接侵权。证明间接侵权要比证明直接侵权难一些,要复杂一些。
这是一个,中国公司可以通过商业的安排,我不直接销售,我通过第三方经过很多手才进入美国,在美国没有直接的侵权行为,这是在联邦地区法院是有帮助的,但我们知道,刚才提到,还有美国国际贸易委员会,他是属人管辖,加上一个属物管辖,即使你不直接销售,但你是生产者,你的产品经历过很多手段,然后进入了美国,他可能对这种生产者供应商也是有管辖权的,所以我刚才讲的这个风险是对联邦地区法院是适用的。
另外一个,从2012年9月16号开始,在美国专利商标局这边新程序,打专利无效,给你通过几种方式,一种是双方复议,另外一种是授权后复议,另外一种是过渡期的专门针对我刚才讲的涉及到商业方法的这些专利的所谓覆盖商业方法的这种授权和复议的程序。在专利局打无效的话有很多优点,比如说他时间短,我从立案开始到案子结束,一般来说,到现在为止,所有案子都必须在一年之内结束,你在法院需要两三年甚至更长,我做过一个诉讼,我们客户在案子里面搅进去,十年了,才后才有结果。比起那样旷日经久,这个就很迅速。另外费用低,在法院里面区别打无效,无论联邦地区法院也好还是国际贸易委员会里面打无效,费用只是十分之一甚至更低。另外它的成功率非常高,像这边到现在为止,60%甚至70%,甚至高达80%以上。这样的话把一个战场从法院,从国际贸易委员会转移到商标局,因为一般来说时间足够早的话,这边一立案,大部分来说,你很有可能把地区法院,把337调查的案子给终止下来,停到那,那你集中精力,这边专利如果是把它无效掉,那你案子就没有了,你实际就可以说是赢了。
另外你在打无效过程当中,对方可能会把那个权利要求会撤销一部分,这样的话剩下的权利要求,即使生存下来会比较小。另外他在这个过程当中,他为了保证他的专利有效,他可能使劲缩小他的范围,也会说一些话,这都是作为所谓申请历史的一部分,将来在法院里面,因为这边已经把权利要求缩小了,很有可能,即使专利活下来,很有可能已经是不侵权的或者很容易证明不侵权的。另外一个,最高法院也是去年有一个案子出来之后,我针对这种恶意诉讼还有在诉前要做一些合理的诉前调查,比如说我这个产品是否真的侵权,你不能说看我的产品,网上一看长得像,你也不做进一步的调查就去诉我。或者虽然我的产品看上去跟你权利要求很像,但其实你在申请专利的过程当中说了一些话,实际上把你的权利要求已经范围限制了,这个产品也是落在你那个专利保护范围之外了,诸如此类的,如果不做这种诉前合理的调查的话,那很有可能法院就会,被告你可以递交我们所谓的,就是要求法官对原告律师做出惩罚,这种惩罚包括直接给他撤诉,认为没有事实根据,没有做到因尽的责任或者一些恶意诉讼,诸如此类的。另外可能会给对方一个经济上的一种惩罚,罚款性质的。这个所谓的赢还是不赢,你都可以递交另外一个,根据美国专利法285条,可以要求对方付你律师费用,尤其是你赢了话,这个拿下来费用的可能性就更大了,因为对方属于恶意诉讼,他没做事先的充分的调查就来诉我,是一种骚扰性的,这种对中国企业是很有利的。刚才介绍最新的一些发展情况,这些东西都对中国公司是比较有利的一些案例,中国公司现在可以利用这些在前期让对方知难而退,因为他很多时候是为了商业上面对你造成一些骚扰,这种情况下,他心里面,甚至有的他也知道很难证明你侵权,这种情况下他怕被惩罚,要付你的律师费用,他可能前期就跟你和解或者撤诉,所以我们可以充分利用美国最新的案例的发展情况,来制定我们相应的应诉策略,用最少的钱来取得我们想要取得的商业目的。
所谓的应诉,我们讲应诉是一个大的概念,尤其中国公司如果要在美国没有设他的分公司,没有设专门的销售这些地方的话,这种分公司的话,对方要通过海牙公约来送达,这种要花很长时间,好几个月,一般在半年左右甚至更长才能送达,但在这种情况下,所谓我们的应诉指的是中国公司还是要找美国的这种专业有丰富经验的律师,去跟对方接触,在送达期间,因为案子还没办法开始,没有正式送达之前没办法开始,像我们代理的案子就是,会把我们的客户跟对方去做一些交流,低成本的交流、谈判,看是不是可以和解掉,因为有的案子,你再往下打下去,整个他在那边所谓的标的也就没多少钱,你再花那么多钱帮客户做,除非客户说我就要把这个官司打赢,是为了商业上的一种策略,是另外一回事。一般来说我们会建议,这个案子就这么点钱,我们建议你不要再花那么多钱做那么多事情,最后虽然你赢了,赢了面子输了里子。作为一个公司的话,先要从大的商业策略上去考虑究竟怎么去做。所以应诉,刚才我们讲了各种动意,通过打无效,打无效刚才我们讲在专利局打无效,比如说你真的递交了双方复议,授权后复议或者是过渡期的覆盖商业方法的授权后复议,那是真正采取行动。但很多时候不一定走到那一步。像我就做过案子,我们这边先做一些前期的技术的搜索,我们做了一些准备,有一个技术对比文件,这边是权利要求,这边是那个产品,或者这边是享有技术,给对方看,说你看你这个专利很可能无效的,我们和解吧,如果不和解,尤其对于NPE来说,他从这边拿不到不说,他也不能从别人那拿到专利,就是说对他来说有风险的往下打。这种情况下很有可能以你比较容易接受的一个条款去把这个案子结了。其实你不用真的去打无效,不用在法院里面真正启动全部的程序。这种诉讼往往是不战而屈人之兵,这是最好的,如果实在不行,短兵相接的时候,我们也是处处考虑我们客户的利益,客户最大利益是什么,并不是把这个案子为了做案子而做案子,那样的话可能最后寄了一大堆账单过来,客户案子可能是赢了,但客户心里不一定是高兴的。
theeastlake
学习了
IP拽小六
再学习一遍~
IP拽小六
美国的案例很值得学习~
guomiaoru
谢谢老师的分析
2829879128
good
Tsing
学习