朱韶斌:原来说我不构成间接侵权,如果我依赖于一个律师的意见,认为这个专利可能是无效的,甚至于前几年有一些联邦地区法院甚至联邦上诉巡回法院,有一些案子说,作为被告,我如果做过一些比如说专利无效的这些分析,甚至去专利局打无效的话,所有的行为都可能会构成一种证据,说我不构成间接侵权,因为不具备主观意图、主观故意。现在根据最高法院的思科的这个案子来说,老的法律就不能成立了。
主持人:这样来说,是不是说就意味着对于比如说国内的,就算我不是主观,就算我产品没有说到美国去卖,但是像您之前提到的,我是一个供应商,经过一些程序到了美国,可能是对于中国的企业要求要更高了是吧?
朱韶斌:现在是这样,您刚才讲的是两个案例,就是两个方面,但是它是相关的。我们现在讲怎么对于在新的这些案例,包括Commil案子,还有其他的在联邦上诉巡回法院、最高院,就是近一两年的案子来说,作为一个中国公司应该真正做,怎么去规避他的风险。
一个是,如果在美国我们还没有具备,就是说条件还没有成熟,我们直接销售的时候,通过第三方,所谓做立案送达是在美国岸口之外,比如说FOB China,在中国口岸,我送到上海口岸,我就算货物销售完了,后面跟我没关系了,这种销售行为是发生在美国之外的,这个销售不是属于在美国的销售行为,在美国他是没有直接侵权的。
另外一个,我们要做风险管控的话,出去对方已经给我们寄了侵权通知书,这种情况下可能跟对方答复,然后请美国的专业律师,对这个专利给我们的产品做一些分析之后,如果认为不构成侵权的话,还是出具一个意见书,这个保护作用依旧在。鉴于Commil这个案子,我们所能做的,我这个专利我发现了很有可能会侵权,侵权的风险很大,我可能考虑别的措施,比如说我去跟对方谈判,拿许可,可不可以拿到,另外一个,做这种规避设计,规避设计比如说对我这个产品增加成本究竟多大,跟我去拿许可,这两边做一个利益平衡,我哪个更核算,或者我规避设计,即使费用很低,但我规避设计之后,消费者体验就差很多,可能产品的功能、产品的性价比,各个方面都不是特别好,那你失去你的商业价值了,那个时候可能真要去考虑拿许可,拿许可的时候不能直接找上门说我愿意从你拿许可,对方一看你找上来的话,他有可能漫天要价,所以这个可能需要实际的一些考量,一个就是我这个产品还没有正式上线,我可以生产也不生产,我可以卖到美国,也可以不卖到美国,我有很多选择的情况下去谈,对方就容易谈下来。另外一个,我还是要做这种专利无效的分析,跟对方讲,我要去打你这个专利无效,百分之六七十的可能性会给你无效掉。这种情况下,对方可能真要考虑到他有风险了,他可能会考虑到我们就给你一个许可,可能双方都比较能接受的这么一个条款,如果我们什么都没做,也不做刚才我们讲的这种规避设计、无效分析,就直接找上门去谈的话,很难谈到你满意的条款。
所以虽然法律改变了,但是传统用的一些,或者我们变一个方式,怎么去用这种专利无效的分析,去用在我们这种商业策略当中,这还是挺有用处的。
主持人:最后一个小问题,您觉得国内哪一种类型的企业可能会对于这种间接侵权的这种,就像您刚才提到的一些风险、做法,要引起注意的?
朱韶斌:我们中国因为是第一大制造国,制造企业很多,不一定直接销售到美国去,可能通过要么我们中国公司在美国有分公司的,这种情况销售过去。因为这个法律发生变化以后,直接在美国销售的企业,他可能会要求说你提供是否侵权的分析之后,出具一个律师意见,产生的做这种专利无效的出具一个律师意见的话可能就没用了。一般是真正需要这种意见的是跑在第一线的需要,直接在美国进口或者销售的,这些企业会要求供应商去提供,如果供应商不提供的话,要么以他名义提供,或者他要找人去做,做完的话有供应商去付费,这种情况下都有。在专利无效这种不能作为一个间接侵权的抗辩理由的情况下,可能对专利是否侵权的分析以及出具律师意见可能就更为重要了。
theeastlake
学习了
IP拽小六
再学习一遍~
IP拽小六
美国的案例很值得学习~
guomiaoru
谢谢老师的分析
2829879128
good
Tsing
学习